전용실시권자(exclusive licensee)의 특허무효심판 청구인 적격

이서영; 정차호

doi:10.33982/clr.2024.8.31.3.315

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이서영 (성균관대학교) 정차호 (성균관대학교)

저널정보: 충남대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究第35卷第3號

발행연도: 2024.8

수록면: 315 - 372 (58page)

DOI: 10.33982/clr.2024.8.31.3.315

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특허무효심판을 청구할 수 있는 자는 ‘이해관계인’ 또는 심사관이다. 그 이해관계인에 통상실시권자 또는 전용실시권자가 포함되는지가 의문이다. 통상실시권자가 이해관계인이 아니라는 대법원 판결도 존재하였으나, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결이 통상실시권자가 이해관계인임을 인정하는 것으로 법리를 정리하였다. 본 논문은 한 걸음 더 나아가 전용실시권자가 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부에 대해 논한다.
특허권자가 가지는 강한 재산권에 비교하면 더 약하고, 통상실시권자가 가지는 채권적 실시권에 비교하면 더 강한 전용실시권자의 권리에 대하여는 여러 나라의 특허제도가 다른 접근법을 보이고 있다.
일본 특허청 심판편람은 통상실시권자의 청구인 적격을 인정하는 법리에 기대어 전용실시권자의 청구인 적격도 인정하는 것으로 설명한다. 미국에서는 계약의 내용에 따라 전용실시권자의 원고 적격을 판단하여 왔다. 중국에서는 특허무효심판에 있어서 전용실시권자의 청구인 적격을 인정할 뿐만 아니라, 더 나아가 ‘특허권자’의 청구인 적격도 인정한다. 그러나 독일에서는 전용실시권자의 (우리의 무효심판에 상응하는) 무효소송의 원고 적격을 인정하지 않는다.
본 논문은 다음의 다섯 가지 이유로 한국도 전용실시권자의 특허무효 심판의 청구인 적격을 인정하지 않아야 한다고 주장한다. 첫째, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결은 통상실시권의 사안에 관한 것이라는 점, 둘째, 우리 특허법에서 전용실시권자는 공동특허권자와 동일한 지위를 가지는 점, 셋째, 전용실시권자는 제3자의 침해행위에 대하여 원고로서 침해소송을 제기할 수 있다는 점, 넷째, 한국의 특허제도는 전용실시권은 등록되어야 효력을 가지게 하는 등록주의를 취하고 있다는 점, 다섯째, 독일의 경우 전용실시권이 설정되면 특허권자 본인도 특허발명을 실시할 수도 없고 침해소송을 제기할 수도 없는 상황을 고려하여, 전용실시권자의 무효소송 원고 적격을 인정하지 않는 점.

A person who can file a patent invalidation trial is either an “interested person” or an examiner. There is a question whether the interested person includes non-exclusive licensee or exclusive licensee. There were a few Supreme Court decisions which ruled that a non-exclusive licensee was not an interested person, but the Supreme Court’s 2017Hu2819 en banc decision (February 21, 2019), settled legal principle by acknowledging that a non-exclusive licensee is an interested person. This paper goes one step further and discusses whether an exclusive licensee is included as an interested person or whether he/she is eligible to file a patent invalidation trial. The Japan Patent Office “Trial Handbook" relying on the legal principle of recognizing the requester eligibility of a non-exclusive licensee, recognizes the requester eligibility of an exclusive licensee. In the United States, the eligibility of an exclusive licensee as requester has been handled more flexibly depending on the contents of the license agreement. In addition, in China, the patentee’s eligibility as a requester is recognized in a patent invalidation trial. However, we have learned that in Germany, the exclusive licensee is not recognized as a plaintiff in an invalidation suit (equivalent to our invalidation trial). The right of an exclusive licensee, which is weaker compared to absolute property right of the patentee and stronger than the bond license of a non-exclusive licensee, has different approaches depending on the patent system of each country. This paper argues that in Korea an exclusive licensee should not be recognized as requester for the patent invalidation trial under the following three reasons. First, the Supreme Court’s 2017Hu2819 en banc decision dealt with non-exclusive licensee scenario; second, an exclusive licensee has the same status as a joint patentee in Korean patent law; third, an exclusive licensee can file an infringement suit as a plaintiff against the infringement of a third party; fourth, the Korean patent system adopts a registration principle, which requires that an exclusive license be registered to take effect; and fifth, in the case of Germany, considering that once an exclusive license is established, the patentee cannot practice the patented invention or file an infringement suit, the exclusive licensee is not recognized as a plaintiff in an invalidation suit.

#전용실시권자 #특허무효심판 #이해관계인 #청구인 #통상실시권자 #Exclusive licensee #Patent invalidation trial #Interested person #Requester (Petitioner) #Non-exclusive licensee

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격 법리의 현황 및 문제점
Ⅲ. 통상실시권자 및 전용실시권자에 대한 이해
Ⅳ. 주요국 법리 검토
Ⅴ. 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격 법리의 제안
Ⅵ. 결론
참고문헌
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