실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 -이해관계인 및 특허풀, 부쟁의무를 중심으로

이혜진

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이혜진 (대법원)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제49호

발행연도: 2019.1

수록면: 591 - 632 (42page)

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실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부에 관하여 종래 우리 대법원 판례는 통상실시권을 허여받았다는 것만으로는 이해관계가 상실되었다고 볼 수 없다는 판례들과, 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 이해관계인에 해당하지 않는다는 판례들로 나뉘어져 있었다. 그런데 실시권자는 실시권이 유효하게 존속하는 한 특허권자로부터 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되지만, 이는 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나 설정행위로 정한 범위 내로 제한되므로, 그 설정범위 외에서 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자로부터 소송을 제기 당할 우려가 존재한다. 그리고 특허발명에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 허락받지 않고 특허권을 실시하는 경우에 특허권자로부터 소송을 제기 당할 우려가 있다. 또한 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요되므로, 이러한 심판절차를 먼저 이행하는 것을 기대하기도 어렵다. 따라서 실시권을 설정받았다는 이유로만으로 특허발명의 유효성을 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다. 따라서 실시권자가 무효심판청구의 이해관계인이 아니라는 기존 판례들의 근거는 위와 같은 이유로 받아들이기 어려운 한계를 가지고 있고, 외국의 실무례에 비추어 보더라도 실시권자의 이해관계를 긍정함이 타당하다고 할 것이다. 대상판결은 위와 같은 이유로 실시권자의 이해관계를 긍정하고 이와 배치되는 대법원 판례를 전원합의체 판결에 의하여 정리하여, 대법원의 입장을 명확히 하였다는 점에서 그 의의가 크다고 할 것이다. 대상판결 이후에는 특허권자는 실시계약을 체결하면서 부쟁의무를 부과할 가능성이 높을 것으로 예상되고, 이러한 경우 실시권자가 무효심판을 청구할 이익이 있는지 여부 및 그 부쟁의무의 효력이 중요한 쟁점이 될 것으로 보인다. 사견으로는 특허권의 실시계약에 부쟁의무가 존재하는 경우에는 일률적으로 그 효력의 유무를 판단할 것이 아니라, 그와 같은 부쟁합의에 이르게 된 경위, 부쟁합의의 구체적인 내용, 당해 특허권의 성격 및 독점권이 미치는 범위, 시장지배력의 정도, 공중의 이익 등의 제반 사정을 종합적으로 고려하려 그 효력의 유무를 판단하여야 할 것으로 보인다. 향후 이에 관한 논의가 활발하게 전개되고 하급심판결이 축적되기를 기대해 본다.

On whether a patent licensee constitutes an interested party eligible for seeking a trial for invalidation, Supreme Court precedents have been largely divided into two approaches: (a) those arguing that the sole fact of having been granted a non-exclusive license is insufficient to deem that a licensee has lost an interest in a patent; and (b) those arguing that a person having been granted the right to practice a patent from a patentee does not constitute an interested party, as the said right is unlikely to be challenged during the licence term, removing the concerns of business loss or the likelihood thereof. Insofar as the right to practice validly exists, a patentee may not make assertions of patent infringement against a patent licensee; however, such restriction is effective only under the condition that the licensee pays patent royalties or only within the extent prescribed at the grant of the license. Hence, a licensee who practices the patented invention beyond the prescribed extent is at risk of being sued by the patentee. Moreover, even if there exists the grounds for invalidation in a patented invention, the patent right of the patented invention is deemed prima facie valid until a final decision on its nullity is rendered, and the existence of the patent right cannot be readily denied. Therefore, a licensee who practices the patent right without the patentee’s permission is likely to be sued by the patentee. Furthermore, even if a petition for trial on invalidation of a patented invention is filed, a considerable amount of time and costs will have to be spent until the final decision on nullity of the said patented invention is rendered, making it difficult to expect such proceedings to be undertaken prior to practicing the patent. For these reasons, it is difficult to readily conclude that a licensee granted with the right to practice an invention is deemed to have declared his/her intent not to challenge the validity of the patented invention. Therefore, precedents stating to the effect that a patent licensee is not an interested party in a petition for trial on invalidation are based on a weak foundation, and thus, are unacceptable. In fact, it is reasonable in view of overseas practices to affirm a licensee’s interest. In this regard, the subject case is meaningful in that it affirmed a patent licensee’s interest in the filing of a petition for an invalidation trial, and rearranged accordingly Supreme Court precedents inconsistent with the opinion of the subject case through an en banc decision, thereby clarifying the Supreme Court’s stance going forward. In the aftermath of the subject case, it is highly likely for a patentee to impose a “no-challenge” obligation upon concluding a license agreement, and in such a case, whether a licensee has an interest in seeking a trial on invalidation and the validity of such “no-challenge” obligation would become a major point of dispute. In my personal opinion, in a case where a “no-challenge” obligation exists in a patent license agreement, the validity of the “no-challenge” clause must not be determined on an uniform basis, but rather, such determination must be based on comprehensive consideration of the entirety of the circumstances, including the background leading up to the “no-challenge” agreement, the details of the “no-challenge” agreement, the nature of the pertinent patent right and the extent to which the exclusive right takes effect, the degree of market power, and public interest. I expect that active discussion on this matter continues to unfold, along with the accumulation of relevant lower court cases.

#실시권자 #무효심판청구 #이해관계인 #실시권 #특허풀(Patent Pool) #신의칙 #부쟁합의 #부쟁의무 #부쟁조항 #구속조건부거래 #표준필수특허

참고문헌 (21)

참고문헌 신청

송영식 / 2013 / 송영식 지적소유권법 / 육법사

민일영 / 2018 / 주석 신민사소송법(I) / 한국사법행정학회

정상조 / 2010 / 특허법 주해 Ⅰ, Ⅱ / 박영사

이상경 / 2004 / 지적재산권의 현재와 미래; 소담 김명신선생 화갑기념논문집 / 법문사

윤성준 / 2007 / 기술확산 촉진을 위한 표준화와 특허풀 연계 전략

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