후출원 특허발명을 확인대상으로 하는 권리범위확인심판

김동준

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김동준

저널정보: 한남대학교 과학기술법연구원 과학기술법연구 과학기술법연구 제21권 제3호

발행연도: 2015.1

수록면: 45 - 94 (50page)

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특허발명을 확인대상으로 하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지 여부는 후출원 특허발명의 실시에 해당하는 피고제품(또는 방법)의 실시가 선출원 특허권의 침해에 해당하는지 여부와 관련되는 쟁점이라고 할 수 있다. 이 글에서는 ① 침해소송에서 후출원 특허의 항변이 인정될 수 있는지 여부와 ② 후출원 특허발명을 확인대상으로 하는 권리범위확인심판 청구의 적법성에 대해 검토해 보았다. 침해소송에서 후출원 특허의 항변을 인정할 것인지는 특허권의 본질에 대한 이해와 관련이 있는데, 특허권의 본질을 배타권으로 보면 이러한 항변이 인정될 여지가 없을 것이다. 설사 특허권의 본질을 독점권으로 보더라도 선원우위 원칙(priority principle)을 반영한 권리조정규정(제98조)에 의해 특허권의 ‘적극적 실시권’이 제한될 수 있음은 분명하므로 ① 후원의 이용발명조차 선원의 기본발명을 실시하는 것이 불가한데, 선원의 기본발명에 대하여 새로운 기술적 사상을 전혀 부가하지 않은 저촉관계에 있는 후원 발명의 실시를 인정하는 것은 형평의 관점에서 타당하지 않다는 점, ② 무효사유가 있는 특허권에 적극적 실시권을 인정하는 것은 곤란하다는 점 등을 고려하면, 저촉관계에 있는 후원에 관한 특허권에 기초한 실시라는 주장은 그 실시를 적법한 것으로 하는 정당한 권원의 주장으로는 인정되지 않는다고 해야 할 것이다. 한편, 권리 상호 간의 권리범위확인심판 청구에 관한 기존 대법원 판례의 입장과 그 논거는 ① 적극과 소극을 다르게 취급하는 논거가 타당하지 않고, ② 권리범위 속부 판단에서 이용관계 유무를 구분할 필요가 없으며, ③ 권리범위확인심판과 침해소송에서 그 취급을 달리할 이유가 없는 등 여러 가지 면에서 타당하지 않다는 점, 권리범위확인심판이 실제 소송실무에서 중요한 역할을 하고 있는 점 등을 고려하면 제도 개선의 필요성이 인정된다. 권리범위확인심판 관련 규정인 특허법 제135조와 제140조에서 확인대상발명이 특허발명, 등록실용신안 등에 해당하는지 여부를 묻지 않고 있고, 후원 특허발명이 선원 특허발명의 권리에 속할 수 있음은 특허법 제98조로부터 인정 가능하므로 권리 상호 간의 권리범위확인심판 청구의 적법성은 해석론을 통해 충분히 도출될 수 있고 명문의 규정을 두는 것보다 해석론을 통한 방법이 바람직하다고 생각된다.

Can the owner of an earlier patent prohibit the owner of a later patent from using the invention if the later patent falls within the scope of protection of the earlier patent? This article considers this question in the context of both patent scope declaration trial and infringement action. Regardless of whether the nature of a patent is a monopoly right (with a positive right of use) or an exclusive right (without a positive right of use), an accused infringer cannot use the fact that its accused device or method is covered under a later separate patent as evidence of non-infringement. First, if the nature of a patent is an exclusive right, separate patentability does not automatically negate infringement because a patent does not give the inventor the right to practice the patented invention. Second, even if the nature of a patent is a monopoly right, the positive right of use is limited when two patents with different priorities collide. The priority principle as a general rule of intellectual property law applies here. In addition, if the later patent offered as a defense covers the same claimed subject matter as the earlier patent accused of being infringed, then a possibility exists that the later patent offered as a defense would be invalid. Therefore, the owner of an earlier patent can prohibit the owner of a later patent from using the invention if the later patent falls within the scope of protection of the earlier patent regardless of whether the later patented invention is a dependent invention or not. According to the case law, when the subject matter compared with the patented invention is another patented invention, between a patent scope declaration trial as to infringement and a patent scope declaration trial as to non-infringement, only the latter is allowed. However, there is no reason to differentiate between the former and the latter. In addition, the relationship between earlier and later patents should be dealt with the same way both in patent scope declaration trial and in infringement action.

#권리범위확인심판 #독점권 #배타권 #선원우위원칙 #후출원 특허의 항변 #Patent scope declaration trial #Monopoly right #Exclusive right #Priority principle #Later patent defense.

참고문헌 (20)

참고문헌 신청

Haedicke, Maxmilian / 2014 / Patent Law: A Handbook on European and German Patent Law / C.H.Beck?Hart?Nomos

Mueller, Janice M / 2013 / Patent Law / Wolters Kluwer

中山信弘 / 2011 / 新?注解特許法 / ?林書院

小野昌延 / 2005 / 注解商標法(新版) 上卷 / 靑林書院

田?徹 / 2002 / 先願優位と後願劣位(1) / パテント 55 (3)

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