특허정정의 인정범위: 실질적 변경 금지 요건

김동준

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김동준 (충남대학교)

저널정보: 한남대학교 과학기술법연구원 과학기술법연구 과학기술법연구 제26권 제3호

발행연도: 2020.1

수록면: 39 - 98 (60page)

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정정과 관련하여 기존 대법원 판결과 심판 실무를 보면 ‘실질적 변경’ 금지 요건에 지나치게 의존하여 정정의 인정 여부를 판단해 온 것이 아닌가 생각된다. 그 배경에는 개별 청구항을 중심으로 ‘형식적’ 측면에서 청구범위 감축을 판단한 사정이 있다고 보인다. 즉, 실무상 주로 문제되는 유형인 청구항을 한정하거나(상위개념의 하위개념화) 청구항에 부가(구성요소의 직렬적 부가)하는 정정은 일단 형식적으로 청구범위 감축으로 보고 ‘실질적 변경’ 여부에 따라 정정 인정 여부를 결정하게 된 것으로 짐작된다. 그 결과 우리나라에서는 종속항의 추가나 카테고리 변경이 허용되지 않는 등 유럽특허청(EPO)이나 일본에 비해 결과적으로 정정의 인정범위가 더 제한되게 된 것이 아닌가 생각된다. 한편, 현재 우리나라의 실질적 변경 금지 요건은 ‘명세서에 기재된 내용을 그대로 반영한 것’인지 여부가 실질적 기준이 되고 있어, 신규사항 추가 여부 판단의 기준이 되는 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’인지 여부와 구별이 곤란하다. 결과적으로 서로 다른 취지에서 마련된 두 정정요건이 하나의 판단기준으로 수렴하게 된 것이 아닌가 생각된다. 위와 같은 점들을 고려하면 다음과 같은 방향으로 정정제도 개선이 필요할 것으로 생각된다. 우선 청구범위 감축 여부 판단 기준을 재검토할 필요가 있다. 즉, ‘확장·변경’과 마찬가지로 ‘감축’도 청구범위 ‘전체’ 관점에서 ‘실질적’으로 판단할 필요가 있다. 이를 통해 정정의 인정범위에 대한 제한을 다소 완화할 수 있을 것으로 보인다. 다음으로, 신규사항 추가금지 요건과 실질적 확장·변경 금지 요건의 역할과 판단기준을 구분하여 재정립할 필요가 있다. 즉, 실질적 확장·변경 금지 요건의 경우에는, 정정 전 침해로 되지 않는 행위가 정정 후 침해로 되는지 여부를 기준으로 판단하는 것이 바람직할 것이다. 또한, ‘오기의 정정’의 경우 다른 정정유형과 구분하여 영국처럼 별도의 규정을 마련하는 것도 검토해 볼 필요가 있다. 위와 같은 방향성에 따른 정정 인정범위 제한 완화 제도개선방안으로는, ① 실질적 변경 금지 요건을 삭제하는 방안, ② 실질적 변경 금지 요건을 삭제하고 전체로서 확장이 아닌 청구범위 정정을 허용하는 방안, ③ 청구범위 확장을 허용하는 방안 등을 생각해 볼 수 있는데, 현행 정정제도의 기본적 틀을 유지하면서도 정정의 인정범위를 어느 정도 확대하는 방안으로는 실질적 변경 금지 요건을 삭제하고 전체로서 확장이 아닌 청구범위 정정을 허용하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

According the Supreme Court Decisions and the Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB) practice, the determination whether to allow post-grant amendment of patent claims seems to be heavily dependent on the ‘no substantive change’ requirement. Assessing whether or not the amended claim narrows the scope of protection, based not on the overall comparison between the original claims and the amended claims but on the individual comparison between the original claim and the amended claim, may be one of the reasons for this practice. For example, amending the claim from a generic term to a specific term or adding a feature to the claim was simply regraded as narrowing amendment and ‘no substantive change’ requirement was decisive when determining whether to allow the amendment. As a result, the allowable scope of post-grant amendment seems more restrictive than those of European Patent Office (EPO) and Japan. For example, an addition of dependent claims or a change of claim category which may be allowable in EPO and Japan would not be allowed in Korea. The current standard of ‘no substantive change’ requirement is whether the amendment is within the limit of the content of the specification, and thus is not clearly different from the no new matter requirement. Two different requirements established for different purposes appear not to be differentiated from each other. Based on the case analysis and comparative study, this article proposes for the post-grant amendment system as follows. First of all, the standard for assessing whether or not the amended claim narrows the scope of protection should be the same as with those for assessing whether or not the amended claim extends or changes the scope of protection. In other words, the assessment needs to be done substantively based on the overall comparison between the original claims and the amended claims. This would make the allowable scope of post-grant amendment less restrictive than now. Next, ‘no substantive change’ requirement should be differentiated from the ‘no new matter’ requirement. To determine whether an amendment extends or substantively changes the scope of protection, the question to be asked is, whether it is possible to conceive of any act or apparatus which would infringe the amended claim but would not infringe any claim of the patent as it stands, without the proposed amendment. In addition, it needs to be considered to regulate correction of errors separately from other types of post-grant amendment, like the U.K, Patent Act. In order to make the allowable scope of post-grant amendment less restrictive than now, three methods may be adopted. The first is to abolish the ‘no substantive change’ requirement only. The second is to abolish the ‘no substantive change’ requirement and further to allow amendments without any extension of the scope of protection. The third is to allow even the extension of scope of protection. Among theses methods, it seems to be desirable to adopt the second because it broadens the allowable scope of post-grant amendment while basically maintaining the current post-grant amendment.

#정정 #실질적 변경 #청구범위 감축 #청구범위 확장 #신규사항

참고문헌 (19)

참고문헌 신청

특허법원 지적재산소송실무연구회 / 2019 / 지적재산소송실무 / 박영사

김동준 / 2013 / 특허결정 후 계속심사제도 도입방안 / 법학연구 24(2):617~685

김동준 / 2014 / 특허 재등록 제도 도입의 타당성 / 법학연구 25(3):221~288

이헌 / 2018 / 이용관계 해당 여부 및 특허청구범위의 실질적 확장ㆍ변경 여부 / 대법원판례해설 (114)

이헌 / 2017 / 특허청구범위의 실질적 확장 내지 변경 여부에 관한 판단기준(2016후342) / 대법원판례해설 (112)

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