상표법상 식별력과 일반명칭표장의 판단기준 - “Booking.com”은 일반명칭표장인가? 기술적 표장인가? -

이주환

doi:10.29305/tj.2023.10.198.383

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이주환 (한국발명진흥회)

저널정보: 한국법학원 저스티스 저스티스 통권 제198호

발행연도: 2023.10

수록면: 383 - 428 (46page)

DOI: 10.29305/tj.2023.10.198.383

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“Booking.com” 표장은 지정서비스업인 온라인 호텔예약 서비스업에 대한 일반명칭표장인가? 기술적 표장인가? 우리 특허청과 특허심판원은 당해 표장이 기술적 표장 또는 기타 식별력이 없는 표장에 해당하지만, 사용에의한 식별력을 취득하여 상표권으로 등록이 된다는 입장을 취하였다. 우리나라와 달리, 미국에서는 당해 표장이 일반명칭표장 또는 기술적 표장에 해당하는지 여부를 중심으로 논의가 이루어졌다. 미국 특허상표청과 상표심사불복위원회는 당해 표장은 일반명칭표장에 해당하여 상표권으로 될 수 없다는 판단을 하였다. 이러한 판단의 이유는 “Booking.com” 표장이 상표권으로 등록이 될 경우 발생할 수 있는 반경쟁적 결과에 대한 우려를 반영한 것이었다. 그러나 지방법원과 연방순회항소법원은 당해 표장이 기술적 표장에 해당하지만, 이차적 의미를 획득하여 상표권으로 등록이 가능하다고 판결하였다. 연방대법원은 이를 지지하면서, 상표법 법리에 근거하면 특정 표장이 일반명칭표장에 해당하려면 수요자들이 당해 표장을 일반명칭표장으로 인식하여야 하는데, 특허상표청은 당해 표장에 대한 수요자 인식도를 고려하지 않은 오류가 있다고 지적하였다. 또한 연방대법원은 반경쟁적 결과에 대항우려는 혼동가능성이론과 공정사용이론의 적용으로 불식시킬 수 있다고 강조하였다. 연방대법원의 판단은 미국상표법 법리에 근거한 것으로 정당한 것으로 판단된다.
Booking.com 판결이 우리 상표법 법리에 주는 시사점은 두 가지이다. 첫째, 일반명칭표장은 식별력이 없어 누구나 사용하여야 하는 것으로 상표권으로 절대로 등록이 될 수 없다는 것이다. 둘째 기술적 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표권으로 등록되었다고 하더라도, 당해 상표권의 효력은 우리 상표법 제90조에 의하여 제한될 수 있다는 것이다. 따라서 우리나라에서 제기되어온 일반명칭표장이 사용에 의한 식별력을 취득하면 상표권으로 등록될 수 있다는 일부 주장은 타당하지 않다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득한 기술적 표장의 효력을 판단함에 있어서 상표법 제90조의 적용을 전적으로 배제시키는 취지의 대법원 판결은 앞으로 폐기되어야 한다.

Is the “Booking.com” a generic mark for the online hotel reservation service? Is it a descriptive mark? The KIPO and the Intellectual Property Trial and Appeal Board decided that the mark is a descriptive mark or other indistinguishable mark, but it is registered as a trademark by acquiring a secondary meaning. In the U.S., however, discussions were held focusing on whether the mark is a generic mark or a descriptive mark. The USPTO and the TTAB decided that the mark is a generic mark and cannot be a trademark. An important reason for the USPTO"s decision is concerns about the anticompetitive consequences that may occur if the Booking.com is registered as a trademark. However, the district court and the CAFC decided that the mark is a descriptive mark, but it can be registered as a trademark by acquiring a secondary meaning. The Supreme Court supported it. The Court pointed out that in order for a specific mark to fall under a generic mark, consumers must recognize the mark as a generic mark, but the USPTO has an error that does not consider consumer perception. In addition, the Court said that concerns against anticompetitive results can be dispelled by the application of the likelihood of confusion and the fair use doctrine.
The implications of the Booking.com’s decision on the legal principles of our trademark law are the two. First, because a general mark are not distinguishable it cannot be registered as a trademark. Second, even if descriptive mark is registered as a trademark by acquiring a secondary meaning, the right of the trademark may be limited by Article 90 of the Trademark Act. Therefore, some asserts that a generic mark would be registered as a trademark after acquiring the secondary meaning are not right. And, the Supreme Court’s holding that the fair use clause, the article 90 of the Korean Trade Mark Act, doest not apply to the registered descriptive mark after acquiring the secondary meaning should be discarded.

#상표법 #식별력 #일반명칭표장 #기술적 표장 #사용에 의한 식별력 #Trademark law #Distinctiveness #Generic mark #Descriptive mark #Secondary meaning

논문요지
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 미국과 우리나라의 상표법상 식별력 법리와 일반명칭표장 판단기준
Ⅲ. 미국 연방대법원 Booking.com 판결
Ⅳ. Booking.com 판결의 의미와 영향력
Ⅴ. Booking.com 판결의 논리에 대한 분석과 평가
Ⅵ. 연방대법원 다수의견과 Breyer 대법관 반대의견의 비교 분석
Ⅶ. Booking.com 판결이 우리 상표법에 주는 시사점
Ⅷ. 결론
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