현저한 지리적 명칭의 상표등록 요건으로서 식별력 취득의 판단기준

정윤경

doi:10.31839/DALR.2018.11.81.143

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자료유형: 학술저널

저자정보: 정윤경 (고려대학교)

저널정보: 동아대학교 법학연구소 동아법학 東亞法學第81號

발행연도: 2018.11

수록면: 143 - 176 (34page)

DOI: 10.31839/DALR.2018.11.81.143

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상표법 제33조 제1항 제4호에서는 ‘현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 구성된 상표’를 상표의 부등록사유 중 하나로서 명시하고 있다. 사람들에게 널리 보편적으로 알려진 지리적 명칭의 경우 특정 상품이나 서비스의 출처로서 인식되기 어려울 뿐만 아니라, 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것도 공익적 측면에서 적절하지 않기 때문이다. 하지만 현저한 지리적 명칭이라고 해서 항상 상표로서 이용되지 못하는 것은 아니다. 예컨대, ‘서울 우유’, ‘설악 산수’, ‘용평 스키’ 등과 같이 실제 특정 상품이나 서비스의 출처로서 이용되고 있는 사례를 우리 주변에서 종종 찾아볼 수 있기 때문이다. 하지만 어떠한 경우에 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도 또는 이를 포함한 표장이 상표로서 보호될 수 있는지를 판단하는 것은 쉽지 않다.
이와 관련하여 ‘사리원’ 사건에서 법원은 해당 명칭을 현저한 지리적 명칭으로 보호받을 수 있다고 판시한 반면, ‘올레 소주’ 사건에서는 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 없다고 판단하였다. 반면, ‘경남대학교’ 사건과 ‘서울대학교’ 사건에서는 각각 ‘경남’과 ‘서울’이라는 단어가 보통 명칭인 ‘대학교’라는 단어와 결합하여 새로운 식별력 내지 관념을 형성하여 본 호에 해당하지 않는다고 판시하였다. 이처럼 다수 사례에서 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 된 표장 또는 이를 포함하는 표장의 상표등록 여부가 법적 쟁점이 되고 있음을 알 수 있다.
최근 어메리칸 유니버시티가 특허청을 상대로 상표등록거절 불복 소송을 제기한 사건에서, 2018년 6월 대법원은 ‘America’는 비록 지리적 명칭에 불과하지만 그것이 ‘University’와 결합하여 사용됨으로써 새로운 식별력 내지 관념을 가지게 되었다는 이유로 상표등록이 가능하다고 판단하였다. 그런데 본조의 적용범위 내지 식별력 형성의 판단기준 등 세부적 쟁점에 대해서는 다수 의견과 별개 의견이 법적 논리를 다르게 전개하고 있는 점에서 주목을 끈다. 본 논문에서는 ‘American University’ 사건을 중심으로 첫째, 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용 범위와 관련하여 ‘현저성’의 판단 기준, ‘단순 명칭’ 또는 ‘결합 명칭’의 포함 여부, 둘째, 새로운 식별력 내지 관념의 형성과 관련하여 ‘본질적인 식별력’과 ‘사용에 의한 식별력’의 판단기준, 입증 방법 및 취득시기, 셋째, 다른 법 조항과의 적용 문제에 관하여 제33조 제2항 및 제90조 제1항과의 효력 범위 등에 관하여 검토해보았다.

Subparagraph 4, Clause 1, Article 33 of the Trademark Law specifies “a trademark consisting solely of a conspicuous geographic name, the abbreviation thereof, or a map” as one of the causes for which no trademark is registered. This is because it is difficult for a geographic name well known among people to be recognized as a source of specific products or services. However, well-known geographical terms cannot always be used as a trademark. For example, we can often see the cases in which such are used as sources of specific products or services around us, such as “Seoul Milk”, “Seorak Mountain Water” and “Yongpyong Ski.” Nevertheless, it is not easy to judge the case in which a geogra phical name, the abbreviation thereof or a map, or a mark that includes this can be protected as a trademark.
In the case of “Sariwon,” the court ruled that the name could be protected as a well-known geographical term while in the case of “Olleh Soju,” it judged that it could not be treated as a well-known geographical term. On the other hand, in the cases of “Kyungnam University” and “Seoul National University,” it ruled that the words, “Kyungnam” and “Seoul” respectively form new distinctiveness or concept, combined with the general name, “university”. In numerous cases, it is noted that whether a mark consisting solely of a conspicuous geographical name, the abbreviation thereof or a map, or a mark that includes this can be registered as a trademark is a legal issue.
Recently, in June 2018, the Korean Supreme Court judged that although ‘America’ is just a geographical name, its trademark registration would be possible since it came to have new distinctiveness or concept as it was used in combination with “University.” However, on the detailed issues such as the scope of the application of this article or a standard of judgment on the formation of distinctiveness, majority opinion and separate opinion developed different legal logic, which attracts attention. This study investigated the scope of the application of Subparagraph 4, Clause 1, Article 33 of the Trademark Law, a standard of judgment of new distinctiveness or concept and the issue of application concerning other legal provisions such as Clause 2, Article 33 and Clause 1, Article 90, focusing on the case of “American University.”

#현저한 지리적 명칭 #결합 명칭 #식별력의 판단기준 #식별력 취득 시기 #현저성의 판단 #사용에 의한 식별력 취득 #상표권이 미치지 아니하는 범위 #Conspicuous(=well-known) geographical name #Combined name #Acquisition of Distinctiveness #Acquisition of discrimination by use #Criteria for saliency #Scope not covered by trademark

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