현저한 지리적 명칭을 포함하는 상표의 식별력 판단

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이헌 (대법원)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제46호

발행연도: 2018.1

수록면: 409 - 452 (44page)

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대상판결은 현저한 지리적 명칭을 포함하는 결합상표의 식별력 판단에 관한 문제를 다루고 있다. 기존 대법원판례는, 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표만이 아니라, 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용할 수 있고, 다만 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다고 판시해 왔는데, 대상판결의 다수의견, 제1 별개의견, 제2 별개의견 모두 이러한 법리가 이 사건에 적용되어야 한다는 점 자체는 부인하지 않는다. 다만 위 법리에서 말하는 ‘결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우’의 구체적인 의미와 판단 기준에 관해서는 견해마다 뚜렷한 차이를 보이고 있다. 다수의견은, 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어려우므로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 구성 자체로는 식별력을 인정하기 어려우나, 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식 여하에 따라 새로운 관념이나 식별력이 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적이라는 입장이다. 제1 별개의견은, 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 본질적인 식별력에 관한 규정으로서 그 식별력의 유무는 구성 자체에 의하여 객관적으로 판단하여야 하는데, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성 부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 특정 대학교의 명칭으로 인식하거나 특정인의 출처표시로 직감할 가능성이 매우 높으므로, 표장의 구성 자체에 의하여 본질적인 식별력을 갖는 것으로 볼 수 있다는 입장이다. 제2 별개의견은 지정상품의 종류 등에 따라 식별력 인정 여부를 달리 보아야 한다는 전제에서, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있는 반면, 이러한 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 것이라면, 그 자체로는 여전히 본래의 지리적 의미 등이 남아 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 보는 입장이다.

The subject case pertains to determining the distinctiveness of a trademark that combines a conspicuous geographical name and the word “university.” The Supreme Court’s established position has been that, pursuant to Article 6(1)4 of the former Trademark Act, the registration of a trademark consisting solely of a conspicuous geographical name as well as a trademark combining a conspicuous geographical name and a non-distinctive mark is not obtainable; provided, that registration may be granted where such combination results in the formation of a novel concept beyond the original conspicuous geographical name or the development of a new distinctive character. Albeit the Majority Opinion and the Justices Concurring in the subject case agree on the need to apply the foregoing legal doctrine to the pertinent case, the Justices appear to be evidently divided as to the specific meaning and criteria for determining “where a novel concept is formed beyond the original conspicuous name or a new distinctive character is developed.” The Majority Opinion states that “[The] formation of such novel concept or distinctiveness is closely related to the level of recognition among individual consumers. Therefore, it is tenable to regard a trademark combining a geographical name and the word ‘university’ as a trademark indicating a new source depending on how well the trademark is known to general consumers even though inherent distinctiveness cannot be acknowledged based on the trademark’s composition itself, rather than as a trademark indicating the source of a specific person.” According to four Concurring Justices: (a) Article 6(1)4 of the former Trademark Act pertains to “inherent distinctiveness,” and the existence or nonexistence of such distinctiveness ought to be objectively determined based on the composition of a trademark itself; (b) that said, as to a trademark combining a geographical name and the word “university,” general consumers are far more likely to perceive such combined trademark that is inseparable in its entirety as representing the name of a specific university or indicating the source of goods of a specific person rather than manifesting a geographical name; and (c) therefore, the composition of such trademark itself may be deemed as having inherent distinctiveness. In the subject case, Justice Jo Hee-de presented a separate Concurring Opinion premised on the need to acknowledge distinctiveness depending on the type of designated goods, etc. That is, if a trademark that combines a conspicuous geographical name and the word “university” has been applied for registration with college education, teaching, etc. as the designated services, such trademark is deemed to manifest an inherent distinctiveness sufficient for obtaining trademark registration. Conversely, if the combined trademark, supra, has been applied for registration as a trademark in a field irrelevant to the university’s designated business, distinctiveness is difficult to acknowledge inasmuch as the trademark itself still encompasses the original geographical meaning; furthermore, trademark registration ought to be granted in exceptional cases where such trademark is recognizable to general consumers as a trademark indicating the source of goods of a specific person.

#geographical name #combined trademark #distinctiveness #indication of source #name of university #inherent distinctiveness #geographical meaning #general consumer #trademark registration

참고문헌 (7)

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석광현 / 2013 / 국제사법해설 / 박영사

지적재산권재판실무편람 집필위원회 / 2011 / 지적재산권재판실무편람

특허법원 지적재산소송실무연구회 / 2014 / 지적재산소송실무 / 박영사

정태호 / 2010 / 식별력이 없는 표장들로만 결합된 상표 심사의 기준정립에 관한 연구

김창권 / 직무발명에 기하여 종업원에 의하여 외국에서 등록되는 특허권 등에 대한 사용자의 통상실시권 / 판례해설(104)

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