권리범위 확인심판에서 확인대상 발명의 특정

김동준

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김동준 (충남대학교)

저널정보: 성균관대학교 법학연구원 성균관법학 성균관법학 제36권 제4호

발행연도: 2024.12

수록면: 245 - 303 (59page)

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특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데, 실시제품이나 실시방법에 불과한 확인대상 발명을 특허발명과 유사하게 추상적으로 특정함으로써 제대로 특정이 되지 않는 문제가 종종 발생한다. 이러한 문제를 해결하는 출발점은 우선 확인대상 ‘발명’이라는 용어를 변경하는 것이다. 용어 변경을 통해 권리범위 확인 심판의 심판대상이 ‘발명’이 아닌 ‘구체적 실시형태’임을 분명히 할 필요가 있다. 다음으로 확인대상 발명의 특정에 특허발명의 청구범위에 관한 법리를 적용하는 것을 지양할 필요가 있다. 확인대상 발명의 설명서 중대비표를 마치 특허발명의 청구범위처럼 취급하여 도면보다 설명서가 우선한다고 보거나, 확인대상 발명에 기능적 표현을 기재하고 청구범위 해석의 법리를 원용하여 확인대상 발명을 파악하는 것은 타당하지 않다고 생각된다. 확인대상 발명은 설명서와 도면을 전체적으로 고려하여 특정 되도록 하고, 특허발명의 청구범위가 상위개념으로 기재되거나 기능적 표현으로 기재되더라도 확인대상 발명은 상위개념이나 기능적 표현이 아닌 구체적 실시형태로 특정하도록 해야 할 것이다. 한편, 확인대상 발명의 일부 구성만으로 ‘불속’ 판단이 가능하다고 하여 청구원인 측면에서 확인대상 발명이 특정되었다고 보는 대법원 판례가 유지되는 한, 청구원인 측면에서의 특정에 앞서 청구취지 측면에서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다는 법리는 유지될 필요가 있다. 다만, 이는 심판 단계에서 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성이 모두 기재되도록 하기 위한 것이므로 청구취지 측면과 청구원인 측면의 ‘특정 방법’을 구분할 필요는 없다고 생각된다.
한편, 확인대상 발명의 특정은 청구범위 해석에 영향을 받는다. 따라서 심판 단계에서부터 특허발명의 청구범위에 대해 합리적 해석이 이루어지도록 하고 이를 토대로 확인대상 발명이 구체적으로 특정되도록 하는 실무 정착이 필요하다.

When requesting a scope confirmation trial of a patent right, the subject matter for comparative adjudication must be specifically identified enough to allow comparison with the patented invention. Although the subject matter for comparative adjudication is merely a product or method actually practiced, the problem of inadequate or inappropriate identification often occurs by identifying it abstractly in a similar way to a patented invention.
A starting point for solving this problem is to first change the term for the subject matter for comparative adjudication from ‘invention’ to ‘product or method’. It is necessary to clarify that the subject matter of the scope confirmation trial is not the ‘invention’ but the ‘specific embodiment’ by changing the terminology.
Next, it is necessary to avoid applying the legal principle regarding the patent claims to identification of the subject matter for comparative adjudication. It is not appropriate to treat the comparison table in the description of the subject matter for comparative adjudication as if it were a patent claim and to consider the description to have priority over the drawings. In addition, it is not appropriate to describe the subject matter for comparative adjudication in a functional language and to identify it by invoking the legal principle of patent claim interpretation. The subject matter for comparative adjudication must be identified by considering the description and drawings as a whole. Even if the patent claim is described in a generic term or in a functional language, the subject matter for comparative adjudication must be identified in terms of a specific embodiment, not a generic term or a functional language.
According to Supreme Court precedent, if a non-infringement judgment is possible even when some elements of the subject matter for comparative adjudication are unclear, the subject matter for comparative adjudication is considered to be properly identified in respect of cause of action. Unless such precedents are changed, the legal principle that the subject matter for comparative adjudication must be identified in respect of object of action before being identified in respect of cause of action is necessary. However, since this is to ensure that all specific elements of the subject matter for comparative adjudication corresponding to the elements of the patented invention are described at the trial stage, there is no need to distinguish between how to identify the subject matter in respect of object of action and how to identify the subject matter in respect of cause of action.
The identification of the subject matter for comparative adjudication is affected by the interpretation of the patent claims. Therefore, it is necessary to establish a practice to ensure that a reasonable interpretation of the patent claims is made from the trial stage and that the subject matter for comparative adjudication is specifically identified based on this interpretation.

#권리범위 확인심판 #확인대상 발명 #확인대상 발명의 특정 #청구취지 #청구원인 #Scope Confirmation Trial #Subject Matter for Comparative Adjudication #Identification of Subject Matter for Comparative Adjudication #Object of Action #Cause of Action

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