방법발명의 특허권 소진에 관한 비판적 고찰

강명수; 안경모

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자료유형: 학술저널

저자정보: 강명수 (부산대학교) 안경모 (한동대학교)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제48호

발행연도: 2019.1

수록면: 3 - 35 (33page)

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물건발명의 경우 특허권자가 특허발명품을 적법하게 양도한 경우에는 더 이상 당해 특허발명품에 대해 권리행사를 할 수 없다는 특허소진 이론이 인정된다. 이와 달리 물건의 양도를 전제로 그 물건에의 특허권 소멸을 전제로 한 특허소진 이론이 방법발명에 대해서도 동일하게 적용될 수 있을지는 다툼이 있어 왔다. 그런데 2008년 선고된 미 연방대법원의 Quanta 판결에서 방법발명에 대한 특허권 소진을 긍정한 이후 방법발명의 특허권 소진을 긍정하는 것이 대체적인 견해가 되어 가고 있으며, 우리 대법원도 2019년 선고한 판결에서 비교적 자세한 근거를 제시해 가면서 방법발명의 특허권 소진을 긍정하였다. 하지만 비록 방법발명의 실시와 밀접한 관련이 있는 물건의 양도라고 하더라도, 물건과 방법발명은 구분되는 것이고 우리 특허법에서는 방법발명의 권리 행사에 대한 특별한 제한 규정이 없다. 따라서 물건의 양도로 인해 방법발명의 특허권 자체가 소진된다고 보는 것은 문제가 있다. 소진론을 긍정하는 견해나 판례는 거래안전 및 이중이득 방지, 그리고 청구항 구성방법에 따른 소진회피를 근거로 들고 있으나, 물건 양도와 방법발명 실시는 구분되므로 이중이득이 될 수 없고, 소진회피 우려는 우리 특허법이 인정하는 청구항 구성방법의 하나이다. 그리고 거래안전의 문제도 권리소진이 아닌 묵시적 실시허락에 의해 달성할 수 있기 때문에 권리소진의 근거로 보기는 어렵다. 오히려 관련 특허법 규정의 존재, 당사자의 합리적인 의사해석에 기초한 판단, 구체적인 상황에 따른 예외 인정의 가능성, 특허권자의 과도한 권리주장에 대한 공정거래법상 규제 가능성 등을 고려해 볼 때, 방법발명에 대해서는 특허권 소진이 인정되지 않고 다만 묵시적 실시허락이 인정된다고 봄이 타당하다. 그리고 묵시적 실시허락에 의할 경우 원칙적으로 방법발명의 실시가 허락되고 예외적으로 명시적인 약정이나 양도 물품에 대한 제한 사항 기재 시 방법발명 실시가 제한된다고 해석하는 것이 바람직할 것이다.

As to things invented, the legal doctrine on patent exhaustion is applicable according to which a patent holder can no longer exercise rights to a patented invention where the patent is legally transferred. However, there has been controversy as to whether the foregoing legal doctrine on patent exhaustion is likewise applicable to a method invention. In the U.S. Supreme Court’s 2008 decision regarding the Quanta Computer vs. LG Electronics case, the Court affirmed that the patent of method inventions have been exhausted, which later became a general view. In 2019, the Supreme Court of Korea also affirmed the patent exhaustion of method inventions by presenting a relatively detailed rationale. However, even in cases of the transfer of a thing that is closely related to practicing a method invention, a patented invention is distinguished from a thing and no special provisions exist under the Patent Act of Korea that restricts the exercise of right as to a method invention. Therefore, deeming that the patent right of a method invention per se becomes exhausted upon the transfer of a thing is problematic. Opinions or judicial precedents affirming the legal doctrine on patent exhaustion are grounded on transactional safety and prevention of double gain, and avoidance of exhaustion according to the method of claim construction. However, constituting double gain is improbable inasmuch as the transfer of a thing and the practice of a method invention are distinctive, and concerns over avoidance of exhaustion is one of the methods of claim constitution that the Korean patent law recognizes. Moreover, given that the issue of transactional safety may be dealt with by way of implicit license rather than patent right exhaustion, regarding the same as the basis for patent exhaustion is difficult. In view of the existence of relevant provisions under the Patent Act, judgment based on the party’s reasonable interpretation, possibility of recognizing exceptions in a specific situation, likelihood of regulation pursuant to the Monopoly Regulation and Fair Trade Act against a patent holder’s excessive claim, etc., deeming that the patent exhaustion of a method invention is not recognized while implied license is granted would be reasonable. Furthermore, it would be tenable to construe that practicing a method invention is permissible, as a matter of principle, if based on an implied license, while the same is restricted in exceptional cases upon the existence of an explicit agreement or the indication of details on the limitation of transfer of a thing.

#방법발명 #권리소진 #발명의 실질적 구현 #묵시적 실시허락 #공정거래법 #특허권 남용

참고문헌 (35)

참고문헌 신청

강명수 / 2013 / 특허권의 행사와 공정거래법의 관계 / 인권과 정의 (431):56~74

강헌 / 2018 / 방법발명의 특허권 소진 -일본 잉크카트리지 사건(知財高判平成18・1・31)을 중심으로- / 아주법학 12(2):242~259

김동준 / 2008 / 특허권의 소진에 관한 미국판례 동향 / 특허소송연구 4

김동준 / 2011 / 방법발명 특허권의 소진 / 산업재산권 (36):273~307

김정완 / 2000 / 특허권의 효력 / 법률행정논총 19

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