미국상표침해 이익반환청구의 고의 입증책임에 관한 연구 - 연방대법원 2020. 5. 4. 선고 Romag Fastners v. Fossil 판례를 중심으로 -

권지현

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자료유형: 학술저널

저자정보: 권지현 (일본 와세다대학)

저널정보: 국민대학교 법학연구소 법학논총 法學論叢第33卷第2號 (通卷第66號)

발행연도: 2020.10

수록면: 271 - 304 (34page)

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미국연방대법원은 2020년 4월 23일, 상표권자가 침해자의 침해행위로 얻은 이익에 대한 환수청구권을 행사하는 경우, 침해자의 고의를 입증할 책임이 있는 것인지에 대해 쟁점이 되었던 사건에서, 원고에게 침해자의 고의성을 입증할 책임이 없다고 판시하였다.
미국은 상표침해의 구제를 규정한 미국상표법 제35조(a)의 해석과 관련하여 침해자의 고의입증 책임이 쟁점이 되어 왔다. 미국 판례에서도 침해자의 이익에 대한 환수청구소송에서 고의의 입증을 전제조건으로 한다는 판결과 전제조건으로 하지 않는다는 판결이 혼재하고 있었다. 그렇다 보니 상표권자는 고의의 입증을 전제조건으로 하는 법원을 제외하는 전략을 선택하여 상표침해소송을 제기하는 경우가 많았다.
이번에 미국연방대법원이 침해자가 얻은 이익환수청구소송에서 고의의 입증을 전제조건으로 하지 않는다고 판시함에 따라 상표권자들은 고의침해 여부와 관계없이 자유롭게 재판적(venue)을 선택하여 소송을 제기할 수 있게 되었다. 또한 상표권자는 침해자가 얻은 이익을 환수하는 데 고의를 필수적으로 입증해야 할 책임이 없어졌으므로 더욱 공격적으로 손해배상청구소송을 제기할 것으로 예상되고 있다.
우리나라 기업들이 미국으로 진출하려고 하는 경우, ‘원산지명칭의 표시’에 실수로 미국의 상표권을 침해하는 상표를 부착하여 출시하는 일이 생길 수 있다. 이 때 이전에는 고의성이 없다면 회피할 수 있었던 경우가, 본 연방대법원 판결로 인해 더 이상 구제되기 어렵게 되었다는 점을 주의할 필요가 있다. 특히, 미국에 등록된 상표권을 철저하게 조사하지 못해 미국상표권을 인지하지 못하고 유사한 상표를 부착하는 경우에는 그동안 노력하여 얻은 수익을 모두 상표권자에게 환수당할 수 있다. 따라서 미국에 수출하려고 하는 우리기업들은 ‘고의의 침해’를 전제조건으로 필요하지 않는다는 연방대법원의 판결에 대응할 수 있도록 철저한 상표전략을 강구할 필요가 있다.

The U.S. Supreme Court in its ruling on April 23, 2020, in a case in which the issue was whether or not the trademark owner was responsible for proving the infringer"s intentions when exercising the right to claim the return of the infringer"s infringement, however, it was judged that the plaintiff was not responsible for proving the infringer"s intention in a lawsuit for claiming the return of the profits obtained from the infringing act.
In the United States, the responsibility of the infringer"s intentional proof became an issue with the interpretation of Article 35(a) of the US Trademark Law, which provides remedies for trademark infringement. In the US precedent, the ruling that deliberate proof is a prerequisite in the lawsuit for the return of the infringer"s interests and the ruling that it is not prerequisite were mixed. Therefore, trademark infringement lawsuits were frequently filed by trademark owners choosing a strategy that excludes Courts that prerequisite for intentional verification.
This time, as the US Supreme Court ruled that the infringer"s claim for return of profits earned by the infringer was not prerequisite, trademark owners could freely choose a venue and sue regardless of whether or not they infringe. Trademark owners are expected to more aggressively file a claim for damages, as the infringer"s responsibility to prove intent to redeem the profits has been removed.
For Korean companies intending to enter the United States, the probability of going to a jury trial may increase because even cases that have been concluded with a summary judgment due to the intentional burden of proof can increase the probability of financial compensation regardless of intentional or not. In negotiations for early termination, a higher settlement fee may be required, so it is necessary to be careful with the use of the trademark. In particular, manufacturers, licensees, and sellers that produce and export products to the United States are unintentionally involved in trademark disputes, but they need to thoroughly establish a trademark use strategy because profits from exports to the United States can be redeemed unintentionally.

#미국상표법 #침해자의 이익 #고의 #상표분쟁 #입증책임 #US Trademark Law #interests of infringers #intention #trademark dispute #responsibility for proof

참고문헌 (8)

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김양실 / 2020 / 상표침해소송에서 침해의 고의는 부당이익 환수의 전제조건이 될수 없다는 연방대법원의 판결-Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., et al

김원오 / 2000 / 저명상표의 희석화침해이론의 실체와 적용요건 / 지적소유권법연구 4

조영선 / 2004 / 미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단 / 법조 53(10):286~317

Jonathan E. M oskin / 1993 / Dilution Law: At a Crossroad? Dilution or Delusion: The Rational Lim its of Trade mark Protection / Trade mark Rep 83:122

J.Thomas McCarthy / 2020 / McCarthy on Trademarks and Unfair Competition

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