모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제

조영선

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자료유형: 학술저널

저자정보: 조영선 (고려대학교)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제39호

발행연도: 2017.1

수록면: 357 - 396 (40page)

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이 글은 개정 특허법이 새로 도입한 모인특허 이전청구권 및 모인특허 중용권에 관한 법률문제들과 향후 개선이 필요한 사항들을 다루고 있다. 모인특허 전부가 피모인자에게 이전되기 위해서는 모인발명이 피모인 발명과 실질적으로 동일해야 한다. 만약 모인발명이 피모인 발명에 비추어 진보성이 없는 정도의 변형에 불과하다면 모인특허에 해당하여 이전등록이 가능할 것이고, 진보성을 갖추었다면 별개의 발명이지 모인특허가 아니므로 이전등록은 불가능하다. 다만 이 경우 공동발명자의 경우처럼 피모인자는 자신의 발명이 공헌한 정도에 상응하여 지분의 이전청구를 할 수 있다고 보아야 한다. 모인특허 이전등록은 소급효를 가지기 때문에 이전등록 전에 이루어진 실시나 실시료 취득 등에 관하여 모인자와 피모인자 사이에서는 부당이득반환 법리가 적용된다. 위 기간 동안 모인자·전용실시권자·통상실시권자 등이 선의로 한 실시행위 및 그 대가로 모인자에게 지급한 대금이나 실시료에 관하여는 채권의 준점유자에 대한 변제, 선의 점유자의 과실수취권 등으로 피모인자에게 대항할 수 있게 법리구성 함으로써 이중변제를 막아 주어야 한다. 모인자·전용실시권자·통상실시권자 등이 악의인 경우에는 위 기간 동안의 실시에 대해 피모인자에게 불법행위로 인한 손해배상이나 부당이득 반환을 해야 하는 수가 생긴다. 모인자와 전득자·전용실시권자 사이에는 해제나 손해배상 등 민법상 담보책임이 성립하지만, 모인자와 통상실시권자 사이에는 이미 계약이 이행완료된 것이어서 그런 여지가 없고 장래에 향해 계약해지의 가능성만이 생길 뿐이다. 그 밖에 모인특허 중용권과 민법상 선의자 보호규정의 관계, 모인특허 중용권이 이전 등록 전에 실시자에 의해 생산·판매된 물건에도 미쳐 권리소진을 낳는지, 모인출원을 이유로 한 무효심판과 모인특허의 이전등록 사이의 관계 등을 검토한다. 입법적 제안으로, 모인특허 이전등록에 소급효를 인정하지 말 것, 이전청구에 적절한 제척기간을 설정할 것, 이전등록 요건으로 동일성 요건을 명시하고 지분이전 청구범위를 확대하며, 심사 중인 모인출원에 대해서도 이전청구권을 명문으로 인정할 것 등을 제안한다. 마지막으로 특허법 제103조의2 제1항 제1호가 모인특허 중용권의 주체를 원(原) 특허권자로 한정한 것은 입법상 오류로 보이므로, 특허권의 전득자도 포함할 수 있도록 이를 ‘특허권자’로 개정할 것도 제안한다.

This article addresses the legal issues of the transfer claim for patent by the proprietor (hereinafter referred to as “TCPP”) and the prior user’s claim for the transferred patent (hereinafter referred to as “PUTP”), which are newly introduced to the Korean Patent Act as of 2017, and offers suggestions for improvement. For the entirety of usurped patent to be transferred to the proprietor, the derived invention must be substantially identical with that of the proprietor. In the event the usurped patent is a mere modification of the proprietor’s invention without any inventive step, it constitutes a usurpation, giving rise to the obligation to transfer to the proprietor. By contrast, in the event the derived patent does have inventive step, it constitutes an independent invention separate and apart from that of the proprietor, not a usurpation, and thus insulates the appropriator from a transfer claim. In such a case, however, the original inventor, as in the case of a joint inventor, should be deemed to have a claim for the transfer of his/her joint entitlement share corresponding to the extent of his/her contribution to the final invention. As TCPP has retroactive effect, the doctrine of the return of unjust enrichment applies to the relationship between the appropriator and the proprietor as to the license or royalty before the transfer. As to the good-faith exploitation by the appropriator or his/her licensee, and the royalties and license fees paid to the appropriator in consideration thereof, the doctrines of “good-faith performance to quasi-possessor of claim” and “good-faith possessor’s claim for fruit” should be applicable as against the proprietor, as a means to avoid double payment. In the event the appropriator or his/her licensee is in bad faith, he/she may be liable to the proprietor for damage compensation for tort or for the return of unjust enrichment from exploitation during the said period. Meanwhile, liability for warranty under the Civil Act, including contract rescission and damage compensation, may be established as between the appropriator and transferee/exclusive licensee. This is not, however, applicable to the relationship between the appropriator and non-exclusive licensee, since in that case the performance of the license contract is already complete. The only available option in this context is a prospective right of rescission. This article further reviews the following: the relationship between PUTP and the safe harbor clause for good-faith third party under the Civil Act; whether TCPP reaches those items manufactured and sold by the licensee before the transfer, hence making exhaustion rule applicable; and the relationship between the invalidation trial on grounds of derived application and TCPP. This article concludes by making several legislative proposals as follows: make TCPP non-retroactive; set appropriate limitation period on TCPP; stipulate an explicit requirement of identity between the original and derived invention as a requisite for TCPP; expand the scope of the original inventor’s claim for joint entitlement share of a patent; and explicitly extend TCPP to the derived application under examination. Finally, this article points out the apparent legislative error in limiting PUTP to the original inventor under Article 103-2(1)1, and proposes an amendment to the provision by replacing “original patentee” with “patentee,” so as to allow the provision to encompass the transferee of a patent.

#usurpation of patent #claim for transfer #appropriator #proprietor #transferee #licensee #right of prior user before the transfer

참고문헌 (20)

참고문헌 신청

김형배 / 2011 / 민법학강의 / 신조사

정상조 / 2010 / 특허법주해Ⅰ / 박영사

지원림 / 2011 / 민법강의 / 홍문사

강기중 / 2004 / 무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호 / 법조 53(5):5~53

조영선 / 2012 / 특허판례연구 / 박영사

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