선택발명의 명세서 기재요건

이진희

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이진희 (특허법원)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제50호

발행연도: 2019.1

수록면: 479 - 520 (42page)

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선택발명의 명세서 기재요건에 관한 학설상 논의의 중심은 발명의 설명에 효과를 어느 정도 기재하여야 실시가능 요건을 충족할 수 있는지에 있다. 논의가 이러한 방향으로 전개된 배경에는 종래 법원이 선택발명의 경우 구성의 곤란성을 고려하지 않고 선행발명에 비해 이질적이거나 동질의 현저한 효과를 보일 때에만 진보성이 부정되지 않는다는 입장을 취하면서, 과연 명세서에는 그 효과를 어느 정도 기재하여야 하는가라는 문제의식이 있었던 것으로 보인다. 화학물질발명의 경우 물건의 발명의 일종으로서 원칙적으로 발명의 설명에 그 물질의 화학구조식, 제조방법 및 산업적 유용성을 확인할 수 있는 정도의 효과 기재가 있으면 이를 생산하고 사용하는 등으로 실시할 수 있으므로 실시가능 요건을 충족한다는 것에 대해 별다른 이견이 없다. 그런데 선택발명은 실질적으로 그 대부분이 화학물질발명에 해당함에도 불구하고 발명의 설명에 효과를 어느 정도 기재하여야 실시가능 요건을 충족할 수 있는지에 대해 다양한 견해들이 있다. 특히 선행발명과 동질의 효과를 가지는 경우에는 원칙적으로 정량적 기재를 요구하는 견해 등 선택발명에 대해 일반적인 화학물질발명의 경우보다 엄격한 기준을 제시하는 견해들은 기본적으로 선택발명에 대해서는 선행발명과 차별화되는 현저한 효과 때문에 예외적으로 특허를 부여하는 것이고, 이 점이 선택발명으로서의 의의와 가치라고 본다. 또한 이 견해들은 통상의 기술자가 발명의 설명을 통해 선택발명의 이러한 의의와 가치를 인식할 수 있어야 실시가능 요건을 충족하는 것이라는 논리구조를 취한다. 나아가 일부 견해는 발명자가 이러한 효과를 발견함으로써 선택발명을 완성하는 것이라고도 한다. 그러나 선행발명과 차별화되는 현저한 효과라는 선택발명으로서의 의의와 가치는 선택발명을 특별히 특허로 보호하는 것을 정당화할 수 있는 가치에 해당할 수는 있지만, 통상의 기술자가 발명의 설명을 통해 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하기 위해 인식해야 할 가치는 아니다. 또한 발명의 완성이라는 측면에서도 물건의 발명인 선택발명은 유용성을 가지는 물질을 제조하여 그 존재를 확인하는 것 자체로 완성되는 것이고, 발명자가 선행발명과의 관계에서 차별화되는 현저한 효과까지 확인하여야 비로소 완성되는 것은 아니다. 결론적으로 선행발명과 차별화되는 현저한 효과라는 선택발명의 의의와 가치는 명세서 기재요건 단계가 아니라 진보성 단계에서 선택발명에 특허를 부여할 것인지의 판단 과정에 고려되어야 할 요소이고, 본질적으로 물건의 발명에 해당하는 선택발명은 그 산업적 유용성 정도를 확인할 수 있는 범위 내에서 효과를 정성적으로 기재하면 실시가능 요건을 충족한다고 보아야 한다.

The discussion on the written description requirement of a selection invention is focused on to what extent the effect of the invention should be recorded in the description of the invention to satisfy the enablement requirement. Previously, the courts recognized the inventive step of a selection invention only when it exhibits qualitatively different effect, or, substantially different quantitative effect compared to the prior art, without considering the difficulty of creating the invention. This position of the court has raised the question of to what extent the effect should be written in the description, stirring up the discussion as the above. In the case of an invention of chemical substance, there is little dispute that it is a type of product inventions and that the enablement requirement is met so long as the description of the invention discloses a chemical structural formula, manufacturing method, and the effect that demonstrates industrial utility of the substance, as these are what makes the enablement of the invention possible by means of producing and using the invention. However, although practically most selection inventions are chemical substance inventions, there are various opinions on the extent to which the effect of an invention should be stated in the description of the invention to satisfy the enablement requirement. In particular, the views that impose stricter criteria for selection inventions than ordinary chemical substance inventions, such as the one that requires quantitative description in principle when the selection invention’s effect is qualitatively homogeneous to that of the prior art in nature, perceive that a patent protection for a selection invention is given as an exception due to the selection invention’s effect that remarkably distinguishes it from the prior arts, and this effect is what gives rise to the significance and value of the selection invention. These views take the logical structure that a person skilled in the art should be able to recognize the significance and value of the selection invention through the description of the invention in order for the pertinent selection invention to fulfill the enablement requirements. Some even suggest that a selection invention is completed when the inventor discovers this effect. However, while the significance and value of a selection invention arising from the effect that remarkably distinguishes the invention from the prior art may be what justifies patent protection of the invention, the effect does not need to be recognized by a person skilled in the art to precisely understand and reproduce the invention based on the description of the invention. In addition, in the aspect of the completion of an invention, a selection invention, as a product invention, is completed when the inventor manufactures the substance having utility and confirms the existence thereof; the completion of an invention does not require the inventor to verify the remarkable effect that distinguishes the pertinent invention from the prior art. In conclusion, the remarkable effect distinguishing a selection invention from the prior art, i.e., what makes the selection invention significant and valuable, should be considered as a factor in determining the inventive step, not in fulfilling the description requirement. Therefore, in essence, a selection invention, as a product invention, should be considered to have satisfied the enablement requirement once its effect is described in qualitative terms within the scope that industrial utility is verifiable.

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참고문헌 (20)

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임석재 / 2017 / 특허법 / 박영사

정상조 / 특허법 주해 I

특허법원 지적재산소송 실무연구회 / 2019 / 지적재산소송실무 / 박영사

특허법원 / 2018 / 국제 특허법원 콘퍼런스 자료집

특허청 / 특허·실용신안 심사기준

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