Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰 : 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 :대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

김원준

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김원준 (전남대학교)

저널정보: 전북대학교 법학연구소 법학연구 법학연구 제45집

발행연도: 2015.9

수록면: 309 - 343 (35page)

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물건발명은 본래 그 물건의 구조, 형상, 물성 등에 의해 특정되어야 하지만, 생산물의 구성을 물성 등에 의해 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 경우에는 그 물건의 제조방법에 의해 생산물 자체를 특정하는 경우가 있다. 제조방법이 기재된 물건발명의 청구항을 “Product by Process claim”이라고 한다(이하 “PbP 청구항”이라고 함). PbP 청구항에 관한 쟁점은 PbP 청구항이 청구범위의 기재로서 허용되는지 여부, 권리부여 단계에서 제조방법이 고려되는지 여부, 권리행사 단계에서 제조방법이 고려되는지 여부이다.
PbP 청구항의 해석에 관하여 물건으로서 동일성이 있는 이상 해당 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건도 포함하는 것으로 해석하여야 한다는 동일성설과, 제조방법도 고려하여 판단하여야 하고, 해당 제조방법으로 제조된 물건에만 권리범위가 미친다고 보는 한정설에 관하여 논의가 전개되어 왔다.
대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결(대상판결)은 제조방법이 기재된 물건발명(PbP 청구항)의 특허요건을 판단하면서 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다고 판시하였다. 대상판결은 권리부여 단계에서 PbP 청구항의 해석에 관하여 동일성설을 취하면서, PbP 청구항에서 한정설로 해석되는 제조방법 특허는 특허로 인정할 수 없다는 점을 명확하게 정리하였다는 점에서 의미가 크다고 하겠다. 위와 같은 대상판결의 결론은 타당하다고 생각한다. 다만 대상판결에서는 권리행사단계에서 PbP 청구항의 해석에 대하여는 언급하지 않았다. 권리행사 단계에서 PbP 청구항의 해석에 대하여는 일본의 판례는 진정 PbP 청구항은 동일성설로, 부진정 PbP 청구항은 한정설로 구분하고 있다. 미국의 판례는 한정설로 해석한다.
결론적으로 PbP 청구항의 해석은 권리부여 단계에서는 동일성설로 해석하고, 권리행사단계에서는 한정설로 해석하는 바람직하다고 생각한다.

Product invention should be specified by the structure, form and physical properties of a newly invented product. However, in cases where it is not possible or viable to define a product according to its properties, the product can be defined by its manufacturing process. Such a claim directed at a product, for which it is defined by the process the brings it into being, is called a Product-by-Process Claim(“PbP claim”).
The issue of PbP claim includes if PbP claim is a legitimate form of claim and if the manufacturing process should be considered when granting and exercising patent rights for the product. There has been a lot of controversy surrounding the interpretations of PbP claim, including a view of identity that stipulates that if there is an identity, even products produced by other processes should be included within the scope of an acquired right, and another view on limitations that regards a process in the determination of claims and only products produced by the same process could fall under the scope of an acquired right.
In terms of patent requirements of product invention as defined according to a product’s manufacturing process(PbP claim), the Korean Supreme Court’s en banc decision on January 22, 2015 for Case No. 2011 Hu 927 states that the novelty and creativity of products should be examined and defined as regards claims pertaining to structure, properties and manufacturing process. A patent for a process that is acquired at the same time when a patentee applies for a patent for a product invention is not acceptable as a from of patent.
Professor, Chnonnam National University of Law School
This decision supports the view of identity with respect to the interpretations of PbP claim at the stage of granting patent rights. This decision is significant in that it distinctly concludes that process patent interpreted by limited analysis method is not acceptable as a patent for PbP claim.
The decision is regarded as appropriate, but it does not address the issue of the interpretations of PbP claim at the stage of exercising patent rights. Thus, the present study compares and considers precedents in Japan and the United States with respect to the interpretations of PbP claim at the stage of exercising patent rights.

#물건 #물건발명 #방법발명 #동일성설 #한정설 #제법한정 물건청구항 #Product #Product invention #Process invention #Views of identity #Views on limitations #Product by Process Claim

참고문헌 (22)

참고문헌 신청

[학술지(정기간행물)] - 김관식 / 2010 / 제조방법에 의한 물건 형식(Product-by-Process) 청구항의 해석 / 정보법학 14 (2) : 79 ~ 101

[기타자료] - 김병필 / 2012 / 최근 미국과 일본의 판례를 통해 살펴본 제법한정 청구항의 해석론에 관한 고찰 / 한국발명진흥회

[단행본] - 김원준 / 2012 / 특허판례연구 / 도서출판 fides

[학술지(정기간행물)] - 민태호 / 2012 / 프로덕트⋅바이⋅프로세스 클레임에 관한 일본 지재고재 판결 내용 및 그 의의 / 특허와 상표 (782) : 6 ~

[학술지(정기간행물)] - 반용 / 2009 / 특별한 사정이 있는 경우 Product by process claim의 청구범위 해석 / 지식재산 21 (106)

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특허법 제2조 제3호는 발명을 `물건의 발명’, `방법의 발명’, `물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 `제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻
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대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결

[1] 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그
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대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결

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대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결

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특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004허11 판결

[1] 물건을 생산하는 방법을 포함하고 있는 청구항으로서 이른바 생산방법을 한정한 물건에 관한 청구항(product by process claim)도 그 권리범위를 확정함에 있어서는 물건의 생산방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 할 것이지만, 그 진보성 유무를 판단함에 있어서는 물건 그 자체로 해석되어야 할 것인데
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대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결

[1] 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다. 한편, 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별
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