명세서 기재 중 '인용에 의한 포함(incorporation by reference)' -특허법원 2021허3994 판결을 중심으로 -

김동준

doi:10.23190/lawnip.2023.13.1.004

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김동준 (충남대학교)

저널정보: 충남대학교 세종지적재산권연구소 The Journal of Law & IP The Journal of Law & IP Vol.13 No.1

발행연도: 2023.6

수록면: 113 - 160 (48page)

DOI: 10.23190/lawnip.2023.13.1.004

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특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허3994 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)의 사안에서 출원인은, 미국 특허공개공보의 내용이 인용에 의해 이 사건 출원발명의 명세서에 포함되는데 해당 미국 특허공개공보에 이 사건 화합물의 약리효과에 대한 시험례가 기재되어 있으므로 실시가능요건을 충족한다고 주장하였고, 법원이 이에대해 판단하였다. 즉, 대상판결은 실시가능요건 판단과 관련하여 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ 쟁점에 대해 검토한 특허법원 판결이다. PCT 출원은 계속 증가하고 있는 추세인데 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ 관련 각국 실무에 차이가 있어 지정국 국내 단계에서는 물론 PCT 출원단계부터(지정국에 따라 출원일 변동 없는 보정이나 보완이 곤란할 수 있음) 출원인의 주의가 필요해 보인다. 왜냐하면 PCT 출원 당시 ‘필수사항’에 대해 ‘인용에 의해 포함’한다는 취지가 기재된 경우 각국 국내 단계에서 명세서 기재요건 판단에있어 다른 결론에 도달할 가능성도 있기 때문이다. 이 사건에서 문제 된 것은 국제특허출원이지만 일반적인 국내 출원에서도 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’은 문제 될 수 있는바, 이에 대한 우리나라의 법리와 실무는 불명확한 것으로 보여 향후 정비가 필요해 보인다. 우선 우리나라 특허출원 명세서에서 ‘인용’이나 ‘인용에 의한 포함’ 관련 실태를 조사한 후 심사기준을 정비하여 이에 대한 기본적 기준을 마련 후 운용하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 한편, 특허출원 관련 국제 조약에서는 1 우선권 주장을 수반하는 PCT 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PCT, 우리나라는 유보), 2 (국내 또는 조약) 우선권 주장을 수반하는 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PLT, 우리나라 미가입), 3 출원일 인정과 관련하여, 국내‧외 자신의 선출원에 대한 인용으로 선출원의 범위 내에서 출원의 명세서‧도면을 대체하는 것(PLT, 우리나라 미가입) 등 3가지 유형의 ‘인용에 의한 포함’이 인정되고 있는데, 미국, EPO, 일본의 경우 이를 모두 인정하고 있다. 이 사건에서 문제 된 ‘인용에 의한 포함’과는 사안을 달리 하는 것이지만, PCT 혹은 PLT에서 인정되는 3가지 유형의‘인용에 의한 포함’에 대해서도 그 도입의 필요성에 대한 검토가 필요해 보인다.

The Patent Court 2021 Heo 3994 decision, rendered in 2022, considered whether the enablement requirement of a patent specification could be met by ‘incorporation by reference’. In this case, the applicant filed a Patent Cooperation Treaty (PCT) application with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) as the receiving office while claiming priority based on two U.S. applications. It seems that the specification of the PCT application was prepared based on the US practice recognizing ‘incorporation by reference’. When entering the national stage in Korea, the applicant filed a Korean translation of the international application, which incorporated by reference another U.S. patent application. PCT applications are increasing. However, there are differences among the countries regarding whether and to what extent ‘incorporation by reference’ is allowed. Thus, applicants need to pay attention not only at the international stage but also at the national stage of designated countries. The reaons are as following: if the purport of ‘incorporation by reference’ was stated for ‘essential matters (matters required to meet the requirements for specification), it may be difficult to make amendments without changing the filing date, depending on the designated country. In addition, different conclusions may be reached at each national stage regarding whether the enablement requirement could be met. First of all, it would be desirable to check the current situtation related to ‘reference’ or ‘incorporation by reference’ in the specification of patent applications in Korea, and then establish the Korean Intellectual Property Office (KIPO) examination practice for this issue. In addition, it seems necessary to consider whether to adopt the following three types of ‘incorporation by reference’ recognized by international treaties such as PCT and Patent Law Treaty (PLT). PCT allows applicants filing an erroneous element or part of an international application to incorporate the correct element or part by reference, provided it is completely contained in a priority application validly claimed on the date of filing. Where a part of the description or a drawing is missing from the application on the filing date but is contained completely in an earlier application whose priority is claimed, PLT allows an applicant later to include such missing part of the description or the missing drawing in the application without loss of the filing date. PLT also allows an applicant, at the time of filing, to replace the description and any drawings in an application by a reference to a previously filed application, for the purposes of the filing date.

#명세서 실시가능요건 필수사항 인용에 의한 포함 우선권 #specification #enablement #essential material #incorporation by reference #priority

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