특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임

정차호

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자료유형: 학술저널

저자정보: 정차호 (성균관대학교)

저널정보: 행정법이론실무학회 행정법연구 行政法硏究第36號

발행연도: 2013.7

수록면: 141 - 164 (24page)

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특별행정심판인 특허무효심판에서 특허의 무효사유에 대하여 청구인과 피청구인(특허권자)이 다투게 된다. 이 글은 그 무효사유의 증명책임을 누가 부담하는지에 대하여 논한다. 그를 위해, 우선 특허출원 심사 단계에서 특허거절이유를 심사관과 출원인 중 누가 부담하는지에 대하여 알아본다. 혹자는 특허법이 규정한 거절이유를 권리발생요건과 권리장애요건으로 구분하고 권리발생요건에 대하여는 출원인이 증명책임을 부담하여야 한다고 주장하는데, 이 글은 그러한 주장이 다음과 같은 이유로 근거가 없음을 설명한다. 첫째, 특허법 제62조, 제63조 및 제66조 규정의 문언적 해석이 심사관이 모든 거절이유를 증명하도록 규율한다. 둘째, 특허(patent)라는 행정행위는 확인행위이며 기속행위이므로 심사관은 거절이유를 발견하지 못하는 경우 반드시 특허결정을 하여야 한다. 셋째, 심사실무도 권리발생요건과 권리장애요건을 구별하지 않고 있다. 넷째, 발명자는 발명을 한 순간 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 이미 가지므로 심사관이 그 권리를 부정할 책임을 진다.
특허무효심판에서는 변론주의와 함께 직권탐지주의가 적용된다. 그러나, 특허무효심판에서도 일반행정법 이론에 따라 변론주의를 기본으로 하되 직권탐지주의가 가미되는 것으로 보아야 한다. 특히, 다음과 같은 이유로 무효심판에서는 청구인이 무효사유에 대하여 증명책임을 부담하여야 할 필요성이 더 강하다. 첫째, 특허결정이라는 행정처분을 신뢰한 특허권자의 신뢰이익을 보호할 필요성이 있다. 둘째, 특허 후 형성되는 다른 법률관계의 안정성을 도모할 필요성이 있다. 셋째, 특허청의 전문성을 인정할 필요가 있다. 넷째, 등록된 재산의 경우 그 등록은 적법한 것으로 추정된다. 다섯째, 행정처분을 무효로 하기 위해서는 그 처분의 하자가 중대하고 명백한 것이어야 한다.
특허무효심판의 후속 단계인 심결취소소송에서도 변론주의가 원칙적으로 먼저 적용되고 필요한 경우 직권탐지주의가 활용된다는 것이 우리 대법원의 입장이다. 나아가, 심결의 위법에 대하여는 심결취소소송의 원고가 주장하여야 하지만, 무효사유의 존재에 대하여는 여전히 무효심판의 청구인이 증명책임을 부담하여야 한다.
위에서 살펴본 특허무효심판에서의 증명책임에 따르면 심판관은 해당 특허가 무효 또는 유효임을 판단하는 것이 아니다. 증명책임을 무효심판 청구인이 부담하므로, 심판관은 청구인이 증명책임을 다하였는지 여부를 판단하는 것이다. 즉, 심판관은 “청구인이 무효사유에 대하여 적절한 정도로 증명하지 못하였으므로 해당 특허를 무효로 할 수는 없다”고 결정을 하면 된다.

In a patent invalidation trial, which is a special administrative trial, a requester and a requestee (patentee) contest one or more invalidation grounds. This paper discusses the person who may bear the burden to prove one or more invalidation grounds. For the purpose, this paper, firstly, clarifies the issue whether the applicant or the examiner may bear the burden of rejection-reasons proof in the patent prosecution procedure. A commentator differentiates rejection reasons into “right formation requirements” and “right obstacle requirements” and argues that the applicant must prove existence of the former requirements. This paper explains that such arguments are baseless: (1) textual interpretation of Articles 62, 63 and 66 of the Patent Act mandate the examiner to prove all rejection reasons; (2) because a patent decision as an administrative action is a confirmation action and non-discretionary action, if the examiner does not find any rejection reason, he must do patent decision; (3) patent prosecution practices do not differentiate right formation requirements and right obstacle requirements; (4) because an inventor is bestowed the right for a patent when he creates an invention, the examiner bears the burden to deny the right for a patent.
In a patent invalidation trial, the “investigation” principle along with the “argument” principle is being applied. However, in the trial, under the normal administration law theory, it should be understood that the argument principle is basically applied and the investigation principle is, upon necessity, added. Especially, in a patent invalidation trial, the necessity for the requester to bear relevant burden is stronger under following reasons: (1) it is necessary to protect “trust interest” of the patentee who has trusted the administrative action of patent; (2) it is necessary to protect stability of other legal relationships made after the patent decision; (3) it is necessary to admit and respect expertise of the Patent Office; (4) a registered property is presumed to be legally registered; (5) to invalidate an administrative action, a relevant mistake must be serious and clear.
It is the position of the Korea Supreme Court that the argument principle is firstly applied and, if necessary, the investigation principle is exploited in a trial-review litigation which is a subsequent stage following an invalidation trial. In addition, even though the plaintiff must assert illegality of a trial, a requester of the invalidation trial must still bear the burden to prove existence of an invalidation ground.
Under the burden-of-proof jurisprudence in the above invalidation trial, the trial examiner does not decide whether the patent at issue is invalid or not. Because the requester of the invalidation trial bears the proof burden, the trial examiner does decide whether the requester fulfills his burden or not. In other words, the trial examiner may just decide that “because the requester has not fulfilled his burden to prove any invalidation ground, the patent can not be invalidated.”

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참고문헌 (28)

참고문헌 신청

1. [단행본] - 권택수 / 2010 / 『요건사실』 특허법 / 진원사

2. [단행본] - 법원행정처 / 1998 / 특허소송실무

3. [단행본] - 이시윤 / 2009 / 신민사소송법 / 박영사

4. [단행본] - 최진수 / 2012 / 요건사실 주장증명책임 / 진원사

5. [단행본] - 강경태 / 2010 / 제63조(거절이유통지), In 특허법주해 I / 박영사

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특허법원 2009. 8. 21. 선고 2009허627 판결

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대법원 2002. 2. 8. 선고 2000두4057 판결

[1] 청원경찰법 제5조 제1항, 제3항, 제11조, 구 청원경찰법시행령(1999. 9. 30. 대통령령 제16562호로 개정되기 전의 것) 제16조 제1항 등의 규정을 종합하면, 청원주는 청원경찰이 인원의 감축으로 과원이 되었을 때에는 직권으로 면직시킬 수 있는바, 지방자치단체의 장이 청원주인 경우 그 면직처분은 재량행위라 할 것이므로,
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대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결

[1] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데
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특허법원 2009. 9. 18. 선고 2008허9269 판결

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대법원 2003. 7. 11. 선고 2002후2464 판결

등록상표 ``일동``은 `막걸리`의 산지로서 일반 수요자 및 거래자에게 널리 알려져 있고, 청계산, 백운산 등 주변의 명산과 계곡, 온천 등이 있는 관광지인 경기 포천군 일동면으로 널리 알려져 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당될 뿐 아니라, 그 지정상품 중 약주에 대하
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대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결

[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선
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특허법원 2006. 7. 19. 선고 2005허10565 판결

특허등록무효심판청구를 인용한 심결의 취소소송에서 주장·입증책임이 있는 심판청구인이 그 등록무효사유에 관하여 아무런 주장·입증을 하지 아니한 경우, 당해 특허에 등록무효사유가 있다고 할 수 없다는 이유로 그 심결을 취소한 사례
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대법원 1985. 5. 14. 선고 84누786 판결

가. 민사소송법 제327조 제1항은 공문서의 진정추정에 관하여 문서의 방식과 취지에 의하여 공무원이 그 직무상 작성한 것으로 인정할 때에는 이를 진정한 공문서로 추정한다고 규정하고 있으므로 이 추정을 뒤집을 만한 특단의 사정이 증거에 의하여 밝혀지지 않는 한 그 성립의 진정은 부인될 수 없다.
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대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결

행정소송의 일종인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되어 주요사실에 대해서는 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립하는바, 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다.
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대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결

[1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항에 따라 어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대
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대법원 1994. 10. 11. 선고 94누4820 판결

행정소송법 제26조가 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다고 규정하고 있지만, 이는 행정소송의 특수성에 연유하는 당사자주의, 변론주의에 대한 일부 예외 규정일 뿐 법원이 아무런 제한 없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고, 일건
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정차호

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