무효인 특허권행사에 따른 특허권자의 민형사책임

김원준

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김원준 (전남대학교)

저널정보: 부산대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究第53卷第4號通卷第74號

발행연도: 2012.11

수록면: 323 - 354 (32page)

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이 논문에서 부당한 가처분으로 인한 특허권자의 손해배상책임에 대하여 대법원 판례를 분석한 후 외국의 입법례와 판례를 비교하고 문제점의 개선방안을 살펴보았다. 최근 특허청 통계에 의하면, 당사자계 특허무효심판에서 인용율이 60%를 상회하고 있으므로 특허발명은 무효심판에 의해 언제든지 무효로 될 수 있는 가능성이 있다고 할 수 있다. 특허법에서는 특허무효의 심결이 확정되면, 특허권이 처음부터 없었던 것으로 본다. 특허무효가 확정되면, 상대방은 특허권자에게 손해배상청구 또는 부당이득반환청구를 청구할 수 있다. 특히 특허권자가 가처분에서 승소한 후 본안소송에서 패소가 확정되었다면, 그 가처분의 집행으로 인하여 상대방이 입은 손해에 대하여는 특허권자에게 과실이 있다고 추정되고, 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다는 것이 대법원의 확고한 입장이다.
따라서 특허가 무효로 확정되면 특허권자는 형사상 업무방해죄 또는 민사상 손해배상의 책임을 져야 한다. 그러나 특허침해소송에서 침해여부를 판단함에 있어서, 특허권의 유효성 및 특허청구범위의 해석 등에 관한 판단이 매우 난해하기 때문에 특허권자가 가처분에서 승소하고 본안소송에서 패소한 사실만 가지고 특허권자에게 과실이 있다고 한다면 특허권자에게 너무 가혹할 수 있다.
특허출원한 발명자는 대부분이 선한 사람들인데, 특허를 받은 후 특허권을 행사하던 특허발명이 추후에 무효로 확정되었을 경우 상대방에게 손해배상을 해야 한다면, 특허를 받은 것이 오히려 손해가 될 수 있다는 우려가 있을 수 있다. 따라서 특허법의 목적이 발명을 보호하고 이용하여 산업발전에 이바지하는 데에 있으므로 특허권자의 권리보호에도 관심을 기울여야 할 것이다.
특허권자의 입장에서 대처할 수 있는 방안으로는 첫째, 특허발명이 무효가 되지 않도록 특허출원 전에 선행기술조사를 철저히 한 후에 특허출원을 하여야 한다. 둘째, 특허권의 침해가 있을 경우 특허권자는 특허침해금지가처분의 신청보다는 본안소송을 선택하여 다투는 것이 바람직하다고 생각한다.

This paper analyzed an important Supreme Court case concerned with the liability for patentee’s damages caused by an injunction being improper and compared our conclusions with foreign legislation and foreign cases. Areas in need of improvement were also examined.
The fact that according to the latest statistics of the Korean Intellectual Property Office the rate of citation exceeds 60% in patent invalidation trials means that patented inventions are continuously under threat of being invalidated. The patent law is written to the effect that patent rights have no force at all once a patent invalidity decision has been rendered. On the basis of a patent invalidation decision, an opposing party can file a claim for damages or restitution of unjust enrichment against a patentee. In particular, if the patentee loses a lawsuit after winning an injunction case, it is presumed that the patentee is negligent for the damages of the opposite party that resulted from exercising the injunction. Therefore, the patentee is liable for the damages that stemmed from such an improper exercise.
Hence, the patentee must take criminal responsibility for having obstructed work and civil liability for the damages. However, when reaching a decision about a patent infringement lawsuit, determining patent validity and scope is a complex and arcane endeavor. Thus, it may be argued that it is too harsh to hold the patentee solely liable because they lost a lawsuit after being awarded the injunction. Most patented inventors are good souls. If their patented inventions result in liability for damages later because of patent invalidation decisions, this would create the problem of patent applications made in bad faith.
Because an object of the patent law is to protect and utilize inventions and contribute to the development of industry, it should stay more focused on protecting the rights of a patentee.
To effectively cope with such a problem from the view point of the patentee, first, thorough research into the leading technology should be conducted prior to applying for a patent in order to prevent the later invalidation of the patented invention. Second, it is recommended that a patentee make his argument through a lawsuit instead of filing a claim for an injunction based on patent infringement in the case of alleged patent infringement.

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참고문헌 (27)

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1. [단행본] - 강동세 / 2003 / 지적재산권의 형사적 이해 / 세창출판사

2. [학술지(정기간행물)] - 국순욱 / 2000 / 부당제소와 손해배상 / 민사법연구 8

3. [단행본] - 권택수 / 2010 / 요건사실 특허법 / 진원사

4. [단행본] - 김기영 / 2012 / 특허와 침해 / 육법사

5. [학술지(정기간행물)] - 김국현 / 2011 / 무효인 특허권의 행사와 민사책임 / 특허와상표 (757)

이 논문과 연관된 판례 (1)

대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정

가. 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서
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김원준

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