최근 스마트폰 시장이 급격히 확대되면서 업체 간의 경쟁이 포화상태에 이르러 관련 분쟁이 꾸준히 증가하고 있다. 본 연구는 삼성과 애플 간의 전 세계를 무대로 한 ‘특허전쟁’에서 비롯되었다. 삼성과 애플의 분쟁을 포함한 일련의 특허분쟁을 계기로 각국의 법원과 경쟁당국은 특허기술에 대한 표준 설정에 부수하여 특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 확약의 의미와 표준특허권자의 소송상 권리행사의 한계에 관하여 다양한 법적 판단을 내리고 있다. 이러한 특허권자의 권리행사를 제한하는 법리는 발명을 장려하고 기술혁신을 촉진하는 특허제도라는 인센티브를 제약할 소지가 있어 관련 법규 전체의 관점에서 근거를 가지고 정당화될 수 있어야 하며, 표준기술의 보급과 보편적 활용이라는 표준화 정책이 추구하는 공적 이익과도 균형과 조화를 이루어야 한다.
표준특허의 규율을 놓고 계약적 접근방식과 규제적 접근방식이라는 두 가지 큰 흐름이 감지되는 가운데 어떠한 접근이 최선(best)이고 차선(second-best)인지에 대한 평가가 엇갈리고 있다. 본 연구는 표준특허 분쟁을 기본적으로 당사자 간 이익 내지 법적 지위 조정문제로 보아 계약적 접근이 우선될 필요가 있다고 보았고, 계약법에 의한 규율이 어렵거나 한계가 있는 경우 규제적 접근을 통해 이를 보완하여야 한다고 보았다. 본 연구는 규제적 접근 중 특허침해소송 내에서 활용되는 제반 권리남용의 항변을 통한 사법적 규율에 주목하였고, 사법적 규율(司法的 規律)은 경쟁당국의 공적 규제처럼 규제대상을 직접 제재하는 형태가 아니라 당사자 간 분쟁과정에 법원이 사법적 판단을 통해 당사자의 권리의무를 확인하고 선언하는 방식으로 규율하는 방식을 취한다. 이러한 사법적 규율은 법규에 기초를 두나 법적 공백이 존재하는 경우 판례를 통해 일정 부분 보충할 수 있는 여지가 많다. 이러한 사법적 규율이 판례법(判例法)으로 형성ㆍ축적될 경우 거래당사자는 이를 고려하므로 분쟁 예방에 도움이 되고 공적 규제 판단에 있어서도 유력한 참조기준이 되므로 매우 중요한 의미를 가진다.
표준특허가 일반특허와 근본적으로 다른 점은 기술표준에 특허기술이 포함되게 되는 전제로 특허권자가 표준화기구에 대하여 FRAND 확약이라는 철회 불가능한(irrevocable) 약속을 하였다는 것이다. 이러한 확약은 표준특허권자의 권리행사에 있어 자신을 구속할 뿐만 아니라 FRAND조건 하에 실시허락을 받을 것이라는 제3자의 신뢰를 형성하는 기초가 된다. 앞서 말한 바와 같이 표준특허 분쟁이 기본적으로 당사자 간 이익조정의 문제라고 보아 당사자 간 소송을 통한 해결방식이 기본적으로 가능하여야 한다고 보았는데, 우리 민법에 비추어보면 표준특허권자의 특허침해주장에 대하여 FRAND 확약을 근거로 실시허락 계약이 성립하였다고 보아 원고의 청구를 기각하는 피고의 항변 사유로 삼기에는 해석상 난점이 있다. 본 연구는 FRAND 확약에 따른 협상당사자의 권리의무에 관하여 제3자를 위한 예약 관계에 기하여 표준특허권자와 잠재적 실시권자 간의 성실교섭의무를 도출할 수 있다고 보았다. 다만, 이 경우에도 각 당사자 간 의무의 구체적 내용을 어떻게 형성하고 공평의 관점에서 이를 분배할 것인가에 대하여 적지 않은 법적 공백이 존재하는데, 이는 관련 법규(민법, 특허법, 독점규제법 등)에 근거한 보충적 해석을 통하여 문제 해결의 실마리를 찾고자 하였다.
한편 표준특허가 널리 활용되는 정보통신기술(ICT)이 집적된 산업 분야에서는 표준특허권을 물권적 보호원칙(Property Rule)보다 손해배상원칙(Liability Rule)에 따라 규율할 필요가 크다. 본 연구에서는 제반 권리남용의 법리를 매개로 이러한 규율을 시도할 수 있다고 보았고, 그렇기 때문에 표준특허 관련 특허침해소송에서 제반 권리남용의 법리는 더욱 중요한 역할을 차지한다. 특히 표준특허 실시를 위한 협상당사자의 성실교섭의무 위반이 있는 경우 금반언의 원칙(신의성실의 원칙 내지 권리남용의 법리)에 의거하여 당사자 간 권리의무 관계를 적극적으로 규율해야 한다고 보았다. 본 연구는 표준특허권자의 소송상 권리행사에 대하여 종전부터 특허권 남용 규제 차원에서 논의되었던 제반 권리남용의 항변을 FRAND 확약의 취지와 효력에 의거하여 민법상 권리남용금지(협의의 권리남용), 특허법에 근거한 권리남용, 독점규제법 위반에 의한 권리남용으로 세분하고 표준특허 문제 규율에 있어서 협의의 권리남용과 독점규제법 위반의 항변의 중요성을 특히 강조하였다.
본 연구는 표준특허권자의 특허침해소송 중 가장 중요한 권능인 ‘금지청구권’과 ‘손해배상청구권’으로 나누어 검토하였는데, 그 이유는 표준특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 확약의 취지는 제3자의 보편적인 실시를 허락할 것이라는 철회 불가능한(irrevocable) 약속을 포함하고 있어 기본적으로 금지청구권의 행사와 상충되는 면이 강한 반면, 손해배상청구권의 행사는 FRAND 확약 자체가 제3자에 대한 보편적 실시에 따른 합리적 수준의 보상을 전제하므로 과거 또는 장래의 실시허락 없는 사용에 대한 손해배상은 원칙적으로 가능하다는 점에서 구별되기 때문이다.
각국 법원의 판결 현황과 법제, 우리의 하급심 판결 내용과 법리 등을 종합하여, 표준특허권에 기한 금지청구의 경우 FRAND 확약에 따른 실시협상 결렬에 원인을 제공한 표준특허권자에 대하여 금반언의 원칙(신의성실의 원칙 내지 권리남용의 법리)에 의하여 원칙적으로 제한할 필요가 있다고 보았다. 그러나 실시를 부인하거나 지연 전략을 구사하는 등 실시협상 결렬에 원인을 제공한 잠재적 실시권자에 대해서는 이를 실시의사가 없는 자로 판단하여 이에 대한 금지청구는 가능하다고 보았다. 다만, 특허권자와 실시자 모두 성실하게 실시협상에 임했으나 결과적으로 계약조건의 합의에 이르지 못한 경우, 법원은 당사자 간 협상경과와 결과자료를 토대로 양 당사자가 제시한 계약조건이 FRAND 조건에 부합하는지 여부를 판단하여야 하며, 그 결과 표준특허권자가 제시한 실시조건이 FRAND 조건에 부합하지 않은 것으로 판단될 경우 앞서 언급한 제반 권리남용의 법리에 의하여 표준특허권자의 금지청구는 제한될 수 있다.
한편 손해배상청구의 경우 당사자 일방의 명백한 귀책사유 없이 실시허락 계약을 체결하지 못한 상황이라면 권한 없는 특허실시에 따른 과거 내지 장래의 손해를 배상받기 위해 우리 특허법이 정한 손해배상청구가 원칙적으로 가능하여야 할 것이다. FRAND 확약에 부합하는 실시조건 여부에 관한 판단은 법원이 적정한 손해배상액을 결정하는 과정에서 심리될 것인데, 그 결과 표준특허권자의 FRAND 수준을 넘은 손해배상청구가 있었다고 하더라도 이러한 소송상 권리행사를 무리하게 권리남용의 법리로 의율할 필요는 없다고 보았다. 법원은 표준특허권자가 FRAND 확약을 하였고 잠재적 실시권자가 이를 신뢰하고 성실히 교섭해온 정황 등을 참작하여 신의칙 또는 형평의 원칙에 따라 손해배상액을 제한하는 방식으로 당사자 간 이해관계를 조절할 수 있다. 다만, 협상경과에 있어서 특허권자의 일방적인 귀책사유로 교섭이 좌절되거나 특허위협(hold-up)과 같은 부당한 권리행사가 명백히 인정되는 경우 손해배상청구 역시 금지청구와 함께 권리남용의 법리에 따라 예외적으로 제한될 수 있다.