특허법상 우선권 주장이 있는 경우에 있어서 발명의 동일성 판단 기준

김관식

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김관식

저널정보: 한남대학교 과학기술법연구원 과학기술법연구 과학기술법연구 제20권 제1호

발행연도: 2014.1

수록면: 3 - 42 (40page)

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복수의 발명 상호간에 있어 발명이 상호간에 동일한지의 여부 판단은 특허법의 적용시 다양한 국면에서 문제가 되는데 본고에는 선출원 발명을 근거로 우선권을 주장하는 후출원이 있는 경우에 대한 발명의 동일성 판단에 대하여 국내외의 사례를 중심으로 논의하고 이를 바탕으로 판단 기준을 정립하고자 하였다. 우선권 주장은 구체적으로 파리조약에 근거하는 이른바 조약우선권 주장과 국내에서의 출원을 근거로 하는 이른바 국내우선권이 있다. 조약우선권과 국내우선권의 취지로는 선출원을 근거로 일정한 기간 내에 이를 개량하거나 포괄적 개념으로 출원할 수 있도록 하고 출원인의 이익이 되는 경우에 선출원의 이익을 누릴 수 있도록 하는 점에서 공통점이 있고, 그 외 우선권 주장 인정의 요건을 특별히 달리하여야 할 필요성도 보이지 않으므로 조약우선권과 국내우선권에서 우선권주장의 인정여부 판단 기준을 달리할 필요는 없다고 본다. 동일한 발명에 대하여 복수의 출원이 있는 경우에 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 이른바 선출원주의 하에서, 선출원시에 발명되지 아니한 기술적 사상에 대하여 후출원 시점에 특허를 부여하는 것은 부당한 결과를 낳게 될 것이고, 이러한 점은 출원 명세서에 대하여 추후 보정을 할 때에 적법한 보정의 범위로서 신규사항 추가 금지의 엄격한 요건을 채택하고 있는 취지와 일맥상통한다. 또한 보정이 적법하게 이루어진 경우는 특허요건 판단시뿐만 아니라 특허권존속기간 계산의 기준일도 일률적으로 원래의 출원일로 소급되어 적용되지만, 우선권 주장이 인정될 때에는 출원일이 일률적으로 소급되는 것이 아니라 출원인에게 소급이 유리하게 적용되는 경우 즉 신규성, 진보성, 선원성 등의 특허요건 판단시에는 출원일이 소급되지만, 소급이 불리하게 작용하는 경우 예를 들어 특허권존속기간의 산정시의 기준일은 소급되지 않고 우선권 주장 출원의 실제 출원일을 기준으로 산정하는 점을 감안하면 우선권 주장인정 여부 판단을 위한 전제로서 발명의 동일성 판단 기준은 보정의 허용범위보다 넓어질 수는 없을 것이다. 이러한 점과 국내외 판례의 태도를 종합하면 우선권 인정의 기준으로는 이미 적법한 보정의 기준으로 확립되어 널리 적용되고 있는 신규사항 추가 금지의 기준을 채택하여 판단하는 것이 타당하다. 이 경우 우선권 주장 인정 여부 판단시의 발명의 동일성의 범위는 신규성, 선원성 판단시에 적용되는 이른바 실질적 동일성의 범위에 비해서는 상대적으로 좁은 범위가 될 것이다. 그 결과 이른바 하위개념 발명에 대하여 상위개념 발명은 그 동일성이 부정될 것이고 선출원의 기술적 내용의 범위를 초과하는 실시례를 후출원에서 추가하는 경우에도 그 동일성이 부정될 것이다.

Determination of identity of invention is one of the prerequisites for the application of the provisions of patent law. This paper addresses the criteria for the determination of the identity of invention when the priority right provided by the Patent Act is claimed reviewing the major precedents of the courts. Priority is divided into two types: priority right claim based on the Paris Convention, and priority right claim based on the national prior application. The rationale for the acknowledgement for the priority is generally said to encourage improved inventions based on the prior application and to enable to enjoy the benefit of the earlier application date when the identity of the inventions are approved. This logical base can be found in the both types of the priorities thus making unnecessary to try to differentiate the criteria for the determination of the identity of invention. In the first-to-file scheme, where first applicant for the competing inventions will be eligible for the patent, allowance of patent to the scope which is not covered by the first application would be unreasonable. The same logic can be found in the doctrine prohibiting so-called new-matter when amendment of the specification is to be made. When an amendment is allowed, the date of the senior application will be the effective filing date without prejudice. When a priority claim is admitted, however, the retroactivity will be applied only for the benefit of applicant, rendering the reference date for the calculation of the patent term to be the actual junior application. This implies the criteria for the determination of the identity of invention claiming priority cannot be loose than that used for the amendment. Based on the aforementioned reasoning, the criteria for the determination of identity of invention is suggested to be that of amendment, resulting into narrower scope compared to that used for determining novelty or whether being the first-to-file of applications. According to the standard, the so-called genus-invention is found not to be equal to the species-invention. Addition of embodiment of the claimed invention from outside the scope of the previous invention, may render the claimed invention not equal to the previous invention within the meaning of priority of the invention.

#우선권 #발명 #동일성 #신규사항 #선원성 #파리조약 #상위개념 #하위개념 #Priority #Identity #Invention #New-matter #First-to-file #Paris Convention #Genus #Species

참고문헌 (22)

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?田敏朗 / 2010 / 29?の2における?明の同一性の判?[知的財産高等裁判所平成21. 11. 11 判決] / 知財管理 60 (11)

Donald S. Chisum / 2004 / Principles of Patent Law Cases and Materials / Foundation Press

Gerald Paterson / 1995 / ELEMENTS OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM The Law and Practice of the European Patent Convention / Yushodo Press

Janice M. Mueller / 2013 / Patent Law / Wolters Kluwer

Roger Schechter / 2004 / Principles of Patent Law / Thomson West

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김관식

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주요연구분야 사회과학 > 법학

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