자유실시기술의 법리와 판결의 문제점

김원준

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저자정보: 김원준 (전남대학교)

저널정보: 부산대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究第57卷第2號(通卷第88號)

발행연도: 2016.5

수록면: 323 - 362 (40page)

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자유실시기술의 항변은 침해자의 기술이 특허발명의 출원 전에 공지된 기술이거나 또는 공지된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라면 이는 이른바 공유 영역(public domain)에 속하는 기술로서 누구나 자유롭게 이를 이용할 수 있다는 측면에서 허용되는 항변 사항이다. 특허침해소송에 있어서, 피고가 실시하고 있는 확인대상발명이 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하는 방법 중에서 자유실시기술의 항변이 가장 효과적인 방어수단으로 이용되고 있다. 법원 판례에서 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단할 경우 확인대상발명의 신규성뿐만 아니라 진보성 판단까지 심리하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하고 있다. 자유실시기술의 항변은 독일, 일본, 중국 및 한국 에서 피고의 항변으로 인정하고 있으나, 미국에서는 인정하고 있지 않다.
대법원 판례는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당된다면 확인대상발명과 등록권리를 대비할 필요없이 확인대상발명은 등록권리의 권리범위에 속하지 않는 것으로 간주한다. 또한 자유실시기술에 해당하는지 여부의 판단 범위는 신규성뿐만 아니라 진보성까지 판단하고 있다. 따라서 자유실시기술의 항변에서 확인대상발명에 대하여 진보성 판단을 하는 것은 우회적으로 무효심판에서 특허발명에 대해서 진보성 판단을 하는 것과 동일한 효력이 있다.
독일의 자유실시기술의 항변은 침해 주장을 받은 자는 자신이 실시하고 있는 실시예가 종래기술 또는 종래기술로부터 자명한 기술임을 이유로 자유실시기술의 항변을 주장할 수 있으나, 침해 주장을 받은 자가 실시하고 있는 실시예가 특허발명과 동일한 경우에는 자유실시기술의 항변이 부정된다. 또한 자유실시기술의 항변은 균등침해에서만 적용되고 문헌침해에서는 적용되지 않는다. 그러나 우리나라 법원에서는 아무런 제한없이 자유실시기술의 항변을 적용하고 있는 실정이다.
법원에서 자유실시기술의 항변을 제한없이 적용하는 것을 지양(止揚)해야 한다. 특허침해소송에 있어서 자유실시기술의 항변은 균등침해에서만 적용하는 것을 검토할 필요가 있다. 이와 더불어 진보성 판단의 어려움을 감안하여 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부의 판단 범위는 신규성 판단만으로 제한하는 것이 바람직하다고 생각한다.

With regard to the protest in relation to the free conducted technology, if the technology of the infringer is a technology that was notified before the application for the patent invention or something that can easily be invented from the notified technology, this technology then belongs to the so-called “sharing domain” (i.e. public domain). This is a protest matter permitted with regard to the aspect that everyone can freely use such a technology. With regard to the patent infringement litigation, among the methods of arguing that the invention subject to a confirmation that is carried out by the defendant does not belong to the scope of the right of the patent, the protest regarding the free conducted technology has been used as the most effective defense measure.
In a court case, it is judged as to whether an invention subject to a confirmation pertains to the free conducted technology, by examining not only the novelty of the invention subject to the confirmation, but, also, the judgment on the inventive step. It is judged whether it belongs to the right scope of the patent invention. Regarding the protest in relation to the free conducted technology, Germany, Japan, China, and Korea have been recognizing it as an protest by the defendant. However, the United States has not been recognizing this.
If an invention subject to a confirmation pertains to the free conducted technology, the court case regards that the invention subject to the confirmation does not belong to the right scope of the registration right without contrasting the invention subject to the confirmation with the registration right. Also, the judgment on whether this pertains to the free conducted technology has been made based not only on novelty, but, also, on inventive step.
As a result, judging on the inventive step regarding the confirmation subject to a confirmation with regard to the protest in relation to the free conduced technology has the same effectiveness as judging, in a roundabout way, on the inventive step regarding the patented invention in an invalidation trial.
In Germany, a person who has received the infringement argument can argue for the protest in relation to the free conducted technology on the grounds that the example of the execution carried out by him or her is a technology that has been spoken for itself by the conventional technology or from the conventional technology. In the case when the execution example carried out by the person who has received the infringement argument is the same as the patent invention, the protest in relation to the free conducted technology gets denied. Also, the protest of the free conducted technology is applied only with regard to the infringements by the equivalents and is not applied to literature infringements. However, it is the actual circumstance that the Korean court has been applying the protest in relation to the free conducted technology without any restriction.
The application of the protest in relation to the free conducted technology without any restriction by the court is called “the sublation”. With regard to the patent infringement lawsuits, there is a need to examine the application of the protest in relation to the free conducted technology to the infringement by the equivalent.
In addition to the above, I believe that, considering the difficulty of the inventive step judgments, it is desirable to limit the scope of the judgments on whether an invention subject to a confirmation pertains to the free conducted technology to only the novelty judgments.

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참고문헌 (31)

참고문헌 신청

[단행본] - 강동세 / 2003 / 지적재산권의 형사적 이해 / 세창출판사

[단행본] - 吉藤幸朔 / 2000 / 特許法槪說 / 대광서림

[단행본] - 김기영 / 2012 / 특허와 침해 / 육법사

[단행본] - 김동준 / 2012 / 특허균등침해론 / 법문사

[단행본] - 김원준 / 2015 / 산업재산권법 / 전남대학교 출판부

이 논문과 연관된 판례 (28)

대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결

[1] 특허권침해소송의 상고심 계속중에 당해 특허발명의 명세서에 대한 정정심결이 확정되어 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유가 있으므로, 원심판결은 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법을 이유로 파기되어야 한다고 한 사례.
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대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하기 위하여는 먼저 특허발명의 특허청구 범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하는 것이기는 하나, 이를 확정함에 있어서는 공지공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외되어야 하는 것이므로, 특허발명과 이에 대비되는 (가)호 발명이 동일·유사한 발
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대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결

[1] 의장권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 의장등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 의장권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록의장과 그에 대비되는 의장이 서로 공지부
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대법원 1990. 10. 16. 선고 89후568 판결

심판청구인이 소외회사의 대표이사로 재직할 때 이 사건 등록고안의 권리를 침해하였다고 하여 실용신안법 위반으로 기소되고 현재 그 형사재판이 진행중이라면 이 사건 등록고안의 권리범위확인심판을 구할 이해관계인에 해당한다.
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대법원 2011. 1. 27. 선고 2009후832 판결

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대법원 2010. 8. 19. 선고 2009다90160,90177 판결

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대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결

[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적
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대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결

[1] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데
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대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결

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특허법원 2015. 8. 28. 선고 2015허3023 판결

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대법원 2009. 2. 12. 선고 2008다67651,67668 판결

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대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결

[1] (가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것
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대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정

가. 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서
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대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결

[1] 등록된 의장에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 의장이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 의장과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 권리범위를 인정할 수 없다.
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대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결

[1] 실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다
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대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결

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특허법원 2012. 10. 11. 선고 2012허2524 판결

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대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결

가. 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다.
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대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결

[1] 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.
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대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있다. 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로
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대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결

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특허법원 2015. 7. 2. 선고 2015허536 판결

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대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결

[1] 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.
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대법원 2002. 9. 4. 선고 2002다22083,22090 판결

[1] 토지구획정리사업의 시행으로 환지예정지 지정이 있을 경우 종전 토지의 소유자는 환지예정지로 지정된 토지에 관하여 사용·수익권을 취득하게 되고, 이 사용·수익권은 종전 토지에 대한 소유권에 기한 것이므로, 종전 토지 소유자의 환지예정지에 대한 점유는 자기 소유의 종전 토지에 대한 점유와 그 성질이 같다 할 것이어서, 종전 토지 소유자가
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특허법원 2014. 9. 4. 선고 2014허3194 판결

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대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결

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대법원 2013. 9. 12. 선고 2012다36326 판결

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대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결

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